Admisibilidad de una demanda dirigida a recuperar un elevado número de nombres de dominio registrados por varias personas.
Los titulares de marcas, y en particular de marcas notarias o con cierto éxito en el mercado, tienen que lidiar frecuentemente con la ciberocupación, es decir, con registros de mala fe de nombres de dominio que incorporan sus marcas. Entre otras razones, estos registros se realizan con un fin especulativo, para perturbar la actividad comercial de los legítimos titulares, o para atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su propia página web.
Tampoco es inusual que dichos registros se realicen de forma masiva, por una o varias personas, encontrándose el titular de los derechos previos de marca muchas veces ante la necesidad de afrontar los gastos bien de la adquisición de dichos dominios de sus actuales titulares o de la recuperación de los mismos, acudiendo a la vía contenciosa, judicial o administrativa.
La vía judicial es mucho más costosa y lenta por lo que es recomendable acudir a la vía administrativa y, en particular, al procedimiento extrajudicial de resolución de controversias ofrecido por alguno de los proveedores de servicios de solución de conflicto acreditados por la ICANN, en el caso de los nombres de dominio genéricos de nivel superior (por ejemplo .biz, .com, .info, .mobi, .name, .net, .org); y en el caso de los dominios .es, por la entidad Red.es.
La demanda, que debe tener un formato específico, solamente podrá ser estimada en casos de registros abusivos o especulativos de nombres de dominio. Es decir, cuando se cumplan, cumulativamente, los siguientes requisitos:
(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos (previos);
(ii) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y
(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
En relación con el punto primero, merece la pena destacar que a diferencia del Reglamento que establece el marco jurídico para la resolución de controversias relativas a los nombres de dominio .es (de aquí en adelante “Reglamento”), la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio genéricos (de aquí en adelante la Política Uniforme) no especifica que la demanda tenga que basarse en derechos previos, es decir, en marcas u otros signos distintivos registrados con anterioridad al nombre de dominio controvertido.
Por otro lado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento, la demanda puede presentarse en relación con uno o varios nombres de dominio siempre y cuando figuren a nombre de la misma persona.
La posibilidad de que una demanda tenga por objeto nombres de dominio de los que son titulares varias personas no parece evidente a la vista de la normativa citada, siendo necesaria la búsqueda de respuestas en la práctica de las autoridades competentes.
Uno de los ejemplos más recientes de la mencionada doctrina es la resolución de 26 noviembre de 2015, “Calvin Klein vs. W.Y y C. H.” dictada por Anxo Tato Plaza, experto designado por Autocontrol para la resolución de un procedimiento en el que Salvador Ferrandis & Partners intervino en nombre de nuestro cliente, solicitando la transferencia de 110 nombres de dominio registrados de mala fe por dos titulares diferentes.
El experto compartió nuestra tesis de que existía una doctrina unánime previa de los órganos de resolución extrajudicial de conflictos y en especial de la OMPI (por ejemplo en los asuntos D-2010-0281, D-2007-1834, D-2014-0241), en virtud de la cual la posibilidad de que una demanda se presente en relación con dominios de los que son titulares varias personas queda abierta, siempre y cuando dichos dominios se encuentren bajo un aparente control único.
En el caso objeto de la resolución arriba citada, quedó demostrado que los 110 nombres de dominio fueron registrados por un mismo agente registrador en fechas próximas, que la dirección de correo electrónico proporcionada como contacto administrativo fue la misma para todos los dominios y que la mayoría de ellos dirigía a páginas con el mismo contenido.
Además, todos los dominios presentaban un patrón de composición parecido, incluyendo, además de la marca notoria de nuestro cliente, una indicación descriptiva o genérica.
Según el experto, todas las anteriores circunstancias, valoradas en su conjunto, permitieron afirmar que los nombres de dominio se encontraban bajo un control único, no existiendo por tanto ninguna objeción al hecho de que en una misma demanda se reclame la transferencia de múltiples nombres de dominio.
Aclarada la anterior cuestión previa, el experto estimó la demanda planteada y ordenó la transferencia de los nombres de dominio objeto de controversia a nuestro cliente, teniendo en cuenta que concurrían todos los requisitos exigidos para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.