El Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante confirma la infracción de las marcas Diesel tras más de 15 años de batallas legales
El 18 de marzo de 2016, el Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante dictó su esperada Sentencia núm. 76/16. Tras un enfrentamiento que dura desde mitad de los ’90 (sobre el particular, véase esta nota de prensa publicada en El Mundo el 1 mayo 2016), se ha confirmado el uso no autorizado de las marcas DIESEL por parte de la compañía COSMOS WORLD S.L.
DIESEL S.p.A. estuvo representada en los procedimientos de primera y segunda instancia por los abogados del despacho Salvador Ferrandis & Partners.
El pleito comenzó en los años 1989 y 1994 con una batalla administrativa por el registro de varias marcas DIESEL a nombre de DIFSA (la filial de DIESEL S.p.A. en España) por un lado, y el Sr. Giner y la compañía FLEXI CASUAL S.L. por el otro. En vista de los numeroso procedimientos de oposición en marcha entre las partes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), se alcanzaron varios acuerdos entre 1994 y 1997. Estos acuerdos estipulaban que los signos DIESEL objeto de disputa serían transferidos por el Sr. Finer y FLEXI a DIFSA a cambio del derecho de distribución en España, Portugal y Andorra de zapatos, bolsos y cinturones fabricados y signados por nuestro cliente, DIESEL S.p.A. Entre 1997 y 1998 DIFSA transfirió las marcas a DIESEL S.p.A., mientras que FLEXI y el Sr. Giner cedieron los referidos derechos de distribución a COSMOS WORLD, S.L. sin comunicar dicha cesión a DIESEL S.p.a. Desde entonces, COSMOS ha estado fabricando sus propios productos y comercializándolos bajo las marcas DIESEL.
En vista de lo anterior, DIESEL S.p.a ejercitó una acción de infracción contra COSMOS, FLEXI y Mr. Giner por el uso no autorizado de las marcas DIESEL. La base de esta reclamación residía en el hecho de que DIESEL S.p.A. nunca había consentido el referido uso. No obstante, la Audiencia Provincial de Valencia en 2002, declaró que le relación conctractual con los demandados no se limitaba a la mera distribución y que se trataba de un acuerdo atípico que incluía un derecho de fabricación de los productos bajo la marca DIESEL.
En vista de ello, DIESEL S.p.a. interpuso un procedimiento judicial para la terminación de los acuerdos que dieron origen a las relaciones entre las partes. En este caso, la Audiencia Provincial de Alicante entendió que DIESEL carecía de legitimación activa para terminar los acuerdos de 1994 y 1997 entre DIFSA (que había sido declarada en quiebra en 2.002) y FLEXI y el Sr. Giner (y los subsiguientes acuerdos con COSMOS), al no ser parte en los mismos.
Tras más de 15 años de contiendas legales para intentar recuperar el control sobre las marcas DIESEL en España, este despacho concibió una nueva estrategia alternativa para DIESEL S.p.A. siguiendo planteamiento distinto: a finales de 2.012 interpusimos un nuevo procedimiento por infracción marcaria contra COSMOS, FLEXI y el Sr. Giner por el uso no autorizado de las marcas DIESEL. El punto de partida consistía en reconocer que la relación entre las partes era la de una licencia de marcas y que la misma había sido revocada por DIESEL S.p.A.
Este planteamiento trasladaba a los demandados la carga de probar que ostentaban un derecho a usar los signos que era oponible a DIESEL, S.p.A.
Una de las principales dificultades del caso residía en la existencia de varios decisiones judiciales previas firmes y vinculantes y que resultaron en el planteamiento de una excepción procesal de cosa juzgada. Esta y otras excepciones procesales fueron debatidas en la audiencia previa. En el 2014, el Juzgado de primera instancia entendió que los efectos de cosa juzgada se extendían a la mayoría de los pedimentos dejando la acción por infracción marcaria prácticamente sin contenido efectivo. No obstante, tras apelar el Auto del Juzgado de Marca Comunitaria de 2014 que declaraba la concurrencia de cosa juzgada, DIESEL logró convencer a la Audiencia Provincial de que los hechos sobre los que se basaba la reclamación era nuevos, configurando una nueva causa de pedir que permitía a DIESEL plantear sus reivindicaciones. En particular, la Audiencia Provincial de Alicante en sus funciones de Tribunal de Marca comunitaria reconoció que la existencia de una relación directa entre las partes y su terminación no fue usada como base para una reclamación por infracción marcaria en el pasado, ni tampoco podía haber sido planteada en las referidos procedimientos precedentes puesto que su naturaleza fue solo declarada por los Juzgados tras la terminación de los mismos. La citada relación contractual, en opinión del Auto de 30 de abril de 2014 se circunscribía a una licencia de marca.
Tras la resolución de la Audiencia Provincial en relación con los efectos de cosa juzgada, el procedimiento principal siguió su curso.
En la Sentencia de 28 de abril de 2015 dictada en el procedimiento principal, el Juzgado de Marca Comunitaria reconoció que DIESEL S.p.A. era el único titular de las marcas DIESEL en cuestión y que cualquier autorización de uso acordada en el pasado sobre ellas debería considerarse revocada. Con motivo de lo anterior, los demandados no tenían ningún derecho de uso sobre los signos DIESEL y COSMOS fue condenada el pago de una indemnización por daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia.
La referida Sentencia fue objeto de apelación por parte del Sr. Giner y FLEXI por un lado y COSMOS por el otro.
La Audiencia Provincial de Alicante en su Sentencia de 18 de Marzo de 2016 desestimó ambos recursos y confirmó la Sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria.
En la referida Sentencia objeto de análisis, la Audiencia Provincial destaca, en primer lugar, que los recursos no iban dirigidos contra el pronunciamiento en virtud del cual se declaraba a DIESEL S.p.A. la única titular de las marcas. De hecho la Audiencia Provincial confirma que los demandados recurrentes nunca cuestionaron la titularidad de las marcas DIESEL por parte de DIESEL S.p.A.
Dicho pronunciamiento del Juzgado de primera instancia es el punto de partida para los pronunciamientos declarativos en virtud de los cuales COSMOS ha llevado a cabo actos de infracción que han causado daños y perjuicios a DIESEL S.p.a., y sus respectivos pronunciamientos de condena.
En cualquier caso, la Audiencia Provincial determina que el reconocimiento de DIESEL S.p.A. como único titular de las marcas no impediría que los demandados justificaran su derecho de uso sobre las mismas.
En este sentido, el fondo de la apelación consiste en analizar si el consentimiento para usar las marcas o la autorización concedida por DIESEL S.p.A. sobre el uso de sus marcas en el pasado debe entenderse revocada y, consecuentemente, cualquier licencia de uso o cualesquier otro acuerdo que confiriese un derecho a usar las marcas a los demandados se encuentra terminado. En vista de lo anterior, los fundamentos jurídicos de la Sentencia analizan la relación contractual existente entre las partes, su pervivencia y sus efectos en el supuesto de su terminación.
La Audiencia recuerda que en su Auto de 30 de abril de 2.014 en el que analiza los efectos de la cosa juzgada de las resoluciones dictadas en los procedimientos previos entre las partes, ya describía su relación como una licencia. El objeto del procedimiento de apelación estriba pues, en dilucidar si tras la prueba practicada en el procedimiento principal, el derecho a usar las marcas DIESEL de las demandadas todavía existía o si, por el contrario, debía entenderse terminado.
La definición de la relación jurídica entre las partes realizada por la Audiencia Provincial tuvo en cuenta no solo las conclusiones alcanzadas al respecto en decisiones judiciales previas sino también en el hecho de que COSMOS había intentado registrar una licencia sobre los signos DIESEL ante la OEPM. Esta calificación alcanzada por la Audiencia Provincial había sido impugnada por las apelantes en sus recursos donde se habían referido a la relación existente entre las partes como un acuerdo de coexistencia que incluía una cesión de derecho de uso de las marcas.
En la opinión del Tribunal, la definición de la referida relación como licencia o como otro negocio jurídico que incluya un derecho de uso sobre determinados signos es irrelevante puesto que el verdadero objeto de debate consiste en determinar si el titular de las marcas puede en un determinado momento, recuperar el uso cedido en el pasado o si, por el contrario, puede ser privado del mismo ad aeternam.
En este sentido, considera la Audiencia que incluso si la relación contractual entre las parte fuera caracterizada como indican las apelantes, la posibilidad que la titularidad y el uso de una marca puedan escindirse la una de la otra sin ningún límite de tiempo es inadmisible. La referida conclusión se ve confirmada por el hecho de que la cesión de uso de las marcas no se contempló como perpetua en los acuerdos originales por los que DIFSA, anterior titular de las marcas DIESEL en España, cedía el derecho a usar las marca a FLEXI y el Sr. Giner.
Por lo anterior, siguiendo la Sentencia del TJUE de 13 de Septiembre de 2013, C-661/11, “Martin y Paz” citada por Diesel S.p.A. y siendo el acuerdo entre DIESEL y las apeladas de duración indefinida, teniendo en cuenta que la explotación compartida de las marcas podría eventualmente perjudicar las específicas funciones de las marcas en cuestión (i.e. entre otras, la función de identificar el origen de los productos); la Audiencia Provincial confirma que el cedente (DEISEL S.p.A) tiene el derecho de revocar su consentimiento y consecuentemente recuperar el derecho de uso de sus marcas.
Por todo ello, la Audiencia concluye que DIESEL manifestó su voluntad de recuperar los derechos de uso sobre sus marcas en múltiples ocasiones, siendo del todo irrelevante que cualquiera de los demandados pudiera no haber recibido las cartas enviadas en este sentido por el titular. En relación con este punto, la Audiencia Provincial confirma que la autorización para utilizar las marcas DIESEL debe entenderse revocada “al menos” desde 2.005 de conformidad con las conclusiones del Juzgado de Primera Instancia.
En conclusión, la Audiencia Provincial desestima los recursos planteados por los apelantes y confirma la Sentencia de primera instancia condenando a los recurrentes a pagar las costas de la apelación.
La referida resolución no es firme y puede ser objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.