El Tribunal Supremo reitera que, en ausencia de vínculo, la notoriedad de la marca anterior es irrelevante
La existencia de un vínculo en la mente del consumidor como requisito para accionar la protección adicional que se otorga a las marcas notorias ha sido un tema bastante recurrente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero no tanto en la española. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha aprovechado su Sentencia de fecha 2 de febrero de 2.017, para incluir las últimas tendencias jurisprudenciales de Estrasburgo en nuestra jurisprudencia nacional, resolviendo sobre la aplicación del artículo 8 de la Ley de Marcas, en adelante LM, y el alcance de la protección de las marcas notorias.
La referida resolución se dicta en un conflicto surgido entre el titular de las marcas anteriores denominativas que incluían la mención al término 24 horas (completo o abreviado) y mixtas con la siguiente representación gráfica:
La sociedad demandada es titular de una marca utilizada productos de bebés, concretamente canastillas, con la siguiente representación:
La actora en su demanda ejercitó una acción de nulidad relativa de marca con fundamento en los artículos 40, 41 y 52 de la LM en relación con los artículos 6.1.a) y 8.1. del mismo precepto, así como una acción de indemnización por infracción marcaria.
La sociedad demandada basó su defensa, por un lado, en la excepción procesal de cosa juzgada y por el otro, en relación con el fondo, en la ausencia de riesgo de confusión a la vista de las diferencias entre las marcas en conflicto, y ello pese a haber reconocido el carácter notorio de las marcas de la actora en el ámbito del calzado cómodo.
La sentencia de primera instancia, confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial, desestimó la acción de nulidad por considerar que al haberse enfrentado las partes en sede contencioso – administrativa sobre la concesión del registro de la marca posterior, la ausencia de riesgo de confusión y de asociación apreciada en la jurisdicción contenciosa constituía cosa juzgada parcial de conformidad con el artículo 53 de la LM.
Igualmente se desestimó la acción de infracción por entender el Juzgado de Instancia y la Audiencia que la protección reforzada de las marcas notorias no operaba en supuestos como el presente, en los que no concurre un suficiente grado de similitud entre los signos enfrentados.
El único motivo de casación admitido y analizado por el Tribunal Supremo versa sobre la correcta aplicación por la Audiencia de la jurisprudencia sobre el alcance de la protección de las marcas notorias.
El Tribunal cita la jurisprudencia establecida en la STJUE de 10 de diciembre de 2.015, asunto C-603/14, “The English Cut”, en virtud de la cual en aplicación del artículo 8.5 del Reglamento de Marca de la UE (correspondiente al artículo 8.1 de la LM) obliga a los tribunales a examinar si el grado de similitud entre las marcas enfrentadas, teniendo en cuenta factores tales como el posible carácter notorio o renombrado de la marca anterior, es suficiente para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos.
Igualmente, el Tribunal hace referencia a los pronunciamientos de la STJUE de 18 de junio en el asunto C-487/07, L’Oréal, en virtud de los cuales se establece, que para que exista infracción del artículo 9.1.c del Reglamento de Marca de la UE (correspondiente al 34.2.c LM), además del vínculo con la marca notoria al que se hace referencia, debe concurrir uno de los siguientes supuestos:
- Que el empleo del signo conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo
- Que el empleo del signo conlleve un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca.
- Que el empleo del signo perjudique a su notoriedad o distintividad.
En virtud de la anterior jurisprudencia, el Tribunal Supremo entendió que, no sólo no existía ningún vínculo entre las marcas enfrentadas al ser el grado de similitud entre las mismas totalmente inexistente, sino que el titular de las marcas anteriores no había aportado pruebas suficientes que acreditasen la existencia real o potencial de una lesión a la notoriedad o renombre de sus marcas.
Por todo ello, la doctrina del Supremo vuelve a confirmar que la especial protección que el artículo 8 de la Ley de Marcas dispensa a las marcas notorias o renombradas no es de aplicación automática por el mero hecho de encontrarnos ante marcas anteriores de esta naturaleza sino que está supeditada a que se pruebe la concurrencia de los presupuestos necesarios para la quiebra del principio de especialidad tales como, la existencia de un vínculo entre las marcas y que dicho vínculo conlleva una lesión o aprovechamiento a su notoriedad o carácter distintivo.