Al contrario que el Tribunal de marca comunitaria, el TJUE no considera indispensable que la licencia esté inscrita para que el licenciatario pueda ejercitar acciones por infracción de marca
Victoria Balaguer / Amaya Ortiz
Hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal regional superior de Düsseldorf, Alemania) que tenía por objeto la interpretación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea (versión consolidada tras la entrada en vigor del Reglamento 2015/2424) en la STJUE de 4 de febrero de 2016, C-163/15, “Hassan”.
La cuestión se planteó en el siguiente contexto. Por un lado, la sociedad Breiding es titular de una licencia no inscrita en el Registro de Marca de la Unión Europea, relativa a la marca denominativa ARKTIS para ropa de cama y cubrecamas. Por otro lado, Youssef Hassan es el administrador de distintas empresas que ponen a la venta en internet diversos edredones de plumas con las denominaciones “Arktis”.
Tras un requerimiento realizado por Breiding, el Sr. Hassan suscribió una “declaración de cesación”, por la que se comprometía a abstenerse de utilizar el signo «Arktis» para ropa de cama, bajo pena de una sanción que la licenciataria determinaría a su libre elección.
La licenciataria hizo valer dicho documento ante los tribunales alemanes y el Sr. Hassan interpuso un recurso contra la resolución que ordenaba su cumplimiento, alegando que Breiding -que, según contrato de licencia, dispone del consentimiento del titular de la marca exigido por el artículo 22, apartado 3 del RMC- no puede ejercitar una acción por violación de dicha marca por la falta de inscripción de la licencia en el Registro.
Ante estas circunstancias, el Tribunal regional superior de Düsseldorf suspendió la tramitación del procedimiento y planteó ante el Tribunal de Justicia, entre otras, la siguiente cuestión prejudicial:
“¿Se opone el artículo 23, apartado 1, primera frase, del RMC, al ejercicio de derechos por violación de una marca comunitaria por parte de un licenciatario no inscrito en el Registro […]?”
Recordemos en primer lugar lo que establece dicho artículo 23.1:
“Oponibilidad frente a terceros
- Los actos jurídicos relativos a la marca comunitaria que se contemplan en los artículos 17, 19 y 22 solo podrán oponerse frente a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro. Sin embargo, aún antes de su inscripción, tales actos podrán oponerse a terceros que, después de la fecha de celebración de dichos actos, hubieren adquirido derechos sobre la marca teniendo conocimiento de dichos actos.”
La primera frase del apartado 1 del artículo 23 del RMC, leída aislada y literalmente, podría interpretarse en el sentido de que el licenciatario no puede hacer valer frente a actos de terceros, los derechos conferidos por una licencia no inscrita en el Registro; lo que llevaría a incluir dentro de estos actos las acciones por violación de los derechos de marca. Esta estricta interpretación es la que de hecho vienen realizando los Tribunales españoles. En concreto, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (como Tribunal de Marca Comunitaria, ahora Tribunal de Marcas de la Unión Europea) dictó en 2014, entre otras, la Sentencia de 7 de noviembre núm. 223/2014 (AC 2015/491), que establecía lo siguiente:
“[…] Este Tribunal Español de Marca Comunitaria ya ha tenido ocasión, con anterioridad (la Sentencia de este Tribunal de 23 de enero de 2009 es la primera de una serie de resoluciones en que mantenemos el mismo criterio) de pronunciarse sobre el ejercicio de acciones por infracción por parte de un licenciatario cuya licencia no está inscrita en la OAMI (que es el caso que nos ocupa) razonando (motivadamente, pues el Tribunal modificó el criterio que había mantenido años atrás en la sentencia del conocido como asunto CANNA) que “… respecto de las primeras (acciones por violación de marca comunitaria), carece de legitimación activa porque el artículo 23.1 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo RMC), declara que los contratos de licencia sólo podrán oponerse a terceros en todos los estados miembros una vez inscritos en el Registro, esto es, la inscripción registral del contrato de licencia se convierte en un requisito de oponibilidad frente a terceros. En nuestro caso, no se ha justificado la inscripción registral del contrato de licencia otorgado por la titular, “…” a favor de la otra demandante.”
Sin embargo, el TJUE al resolver la cuestión de prejudicialidad planteada ha concluido que el artículo 23, apartado 1, primera frase, del RMC debe interpretarse en el sentido de que el licenciatario que cuente con autorización del titular de la marca, puede ejercitar acciones en caso de violación de la marca comunitaria objeto de la licencia, aunque esta última no haya sido inscrita en el Registro. Es decir, interpreta que dicha frase es únicamente aplicable al supuesto de adquisición de buena fe.
Así, debe observarse que la primera frase del apartado 1 del artículo 23 del RMC queda matizada por la segunda frase del mismo, al permitir al licenciatario oponer su licencia frente a “terceros que hubieren adquirido derechos sobre la marca» después de la fecha de aquélla, pero que tenían conocimiento de la misma en el momento de adquirir esos derechos.
En este sentido, el Abogado General del asunto “Hassan” ya señalaba en sus conclusiones que, por definición, el infractor no ha adquirido ningún derecho sobre la marca. Es decir, dicho tercero no se ha convertido en titular de buena fe de ningún derecho sobre la marca. Y en consecuencia, el artículo 23.1 del RMC no se aplica a una situación como la del litigio analizado, en la que un tercero infringe los derechos conferidos por la marca comunitaria.
Y por ello concluye el TJUE en que «el hecho de que no puedan oponerse frente a terceros los actos jurídicos contemplados en los artículos 17, 19 y 22 del RMC que no se hayan inscrito en el Registro, tiene por objeto proteger a quien tiene o puede tener derechos sobre una marca comunitaria en cuanto objeto de propiedad».
De todo lo anterior cabría esperar que los tribunales españoles a partir de ahora aplicaran el artículo 23.1 del RMC de conformidad con la interpretación realizada por el TJUE, lo que en nuestra opinión es positivo, pues, de otro modo, en ocasiones en las que el titular de las marcas decide no actuar por distintos motivos, los licenciatarios sin licencia inscrita se verían incapaces de defender sus intereses frente a terceros infractores, que en ningún caso pueden ser considerados terceros de buena fe.