Asunto “Acotel”: la indemnización más elevada otorgada hasta la fecha por el Tribunal de marca comunitaria.
El presente post tiene por objeto comentar la Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria 256/2014 de 18 diciembre de 2014, dictada en un procedimiento en el que Salvador Ferrandis & Partners actuó en representación de la actora.
La decisión trae su causa en un litigio en materia de marcas entre ACOTEL SPA contra APLICACIÓN FINANCIERA DE MENSAJERÍA, S.L. (en lo sucesivo, APLICACIÓN) y otras, por el uso del acrónimo de la denominación social ACOTEL/ ACOTELSA a título de marca, así como el registro de los nombres de dominio acotelsa.es, acotelsa.com y acotelsa.com.es.
La demanda instada por ACOTEL tiene por objeto una acción de infracción con base, por un lado, en el nombre comercial no registrado “ACOTEL” usado en España desde 1998 de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Convenio de la Unión de París en relación con el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas; y por el otro, en la marca comunitaria número 1442268, con una prioridad de 27 de diciembre de 1999, concedida para designar servicios de telecomunicaciones en clase 38 del Nomenclátor, con la siguiente reproducción gráfica:
La sociedad demandada utilizaba en el tráfico económico a título de marca el acrónimo “ACOTEL/ACOTELSA” acompañado de diversos elementos gráficos si bien el común denominador de las diversas presentaciones de su signo residía en el uso destacado del nombre “ACOTEL”; y ello, a pesar de que en el pasado, la OEPM había denegado a la sociedad demandada el registro de sendos nombres comerciales para designar tanto servicios de telecomunicaciones en clase 38, como servicios de diseño y desarrollo de ordenadores y software en clase 42 consistentes en los signos.
Y ello, precisamente por considerarlos incompatibles con los derechos prioritarios de la actora.
En el presente asunto, la demandada no impugnó la existencia de un nombre comercial no registrado titularidad de la actora cuya concurrencia fue considerada, en todo caso, debidamente probada con la documental aportada en la demanda. Tampoco se impugnó la similitud existente entre los signos controvertidos, rayana en la identidad.
Como principal argumento de defensa, la demandada esgrimió la absoluta divergencia aplicativa de los signos en conflicto alegando que la sociedad actora centraba su actividad en el sector de los servicios de valor añadido para la telefonía móvil mientras que la demandada se centraba en el desarrollo del software, su instalación, mantenimiento y gestión, sin perjuicio de que el hecho de que sus clientes pudieran ser empresas dedicadas a las telecomunicaciones significase que las demandadas participasen de esa actividad.
En primera instancia, el juzgado de lo mercantil de Alicante, ejerciendo sus funciones de tribunal de marca comunitaria, entendió que la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte de las demandadas, en especial en el ámbito bancario, había quedado suficientemente acreditada por la propia documental aportada por éstas y por el hecho de haber solicitado en el pasado el registro de dos nombres comerciales en clase 38 del Nomenclátor. Además, el Juzgado, en aplicación de la STGUE de 15 de marzo de 2006, T-31\04, “euroMASTER”, rechazó el principal argumento de defensa de las demandadas al entender que el ámbito aplicativo de una marca viene determinado por su descripción registral, sin que quepa reducirlo a aquello a lo que principalmente se dedica la titular de la marca puesto que el hecho de que una sociedad no explote una determinada línea de negocio no significa que no lo vaya a hacer nunca. En palabras del juzgado: “es un posibilidad que no se puede desechar de manera absoluta, trátandose su protección de una potencialidad de la marca de la actora, por lo que mantener la postura contraria implicaría reducir el alcance de la marca sin justificación alguna.”
Por último, el Juzgado de Marca Comunitaria entendió que si bien podían existir diferencias entre los servicios prestados por las partes litigantes, debía entenderse, en aplicación del considerando 23 de la STJCE de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, “Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.”, que se trata de servicios vinculados puesto que los servicios de telecomunicaciones precisan de los servicios informáticos para su actualización, gestión y desarrollo.
En definitiva, por todo lo anterior, y a pesar de reconocer que el consumidor relevante de los servicios infractores era un consumidor especializado del que se presume más capacidad de conocimiento, e información, el tribunal entendió que el grado de semejanza entre los signos y su ámbito aplicativo era lo suficientemente elevado como para causar un riesgo de confusión. Por esta razón, estimó en su totalidad la demanda interpuesta por la actora, condenando a la demandada a cesar en el uso del signo ACOTEL, a la cancelación de los nombres de demonio acotelsa.com, acotelsa.es y acotelsa.com.es, a retirar y destruir todos los materiales que contuvieran los signos infractores, a la publicación del fallo y al pago de una indemnización por un importe total de 700.375,31 €.
La anterior sentencia fue apelada por parte de APLICACIÓN e impugnada por parte de Acotel SpA en lo relativo a la valoración de la indemnización acordada.
En su escrito de apelación la demandada básicamente reprodujo los mismos argumentos utilizados en primera instancia y fueron desestimados por la Sección 8 de la Audiencia provincial de Alicante, ejerciendo funciones de Tribunal de Marca Comunitaria, en su Sentencia núm. 256/2014 de 18 de diciembre 2014, confirmando en este punto la sentencia del juzgador “a quo”.
A su vez, ACOTEL Spa impugnó la errónea valoración de la indemnización acordada, que se limitaba a aplicar el correspondiente royalty del 3% a la prestación de unos servicios determinado mientras que en su opinión, el referido royalty debía aplicarse a la totalidad de la cifra de negocios de las demandadas puesto que el conjunto de los servicios llevados a cabo por las demandadas se identificaban con el signo infractor “ACOTEL”.
La Audiencia, entendió que habida cuenta de que el objeto social de las demandadas incluía la prestación de servicios de telecomunicaciones debía aplicarse el royalty propuesto por la actora a la totalidad de la cifra de negocios y que la ausencia de todo esfuerzo probatorio por parte de la demandada en identificar aquellos conceptos de las facturas aportadas que no se correspondiesen con servicios de telecomunicaciones no podía perjudicar a la actora habida cuenta del principio de facilidad probatoria y accesibilidad a la fuente de prueba de las demandadas y de que no se puede exigir a aquélla la prueba de un hecho negativo.
Por lo anterior, la Audiencia Provincial estimó la impugnación planteada por ACOTEL SpA fijando como importe indemnizatorio a pagar por la demandada, la resultante a aplicar a la totalidad de su cifra de negocio neta en el periodo comprendido desde los cinco años inmediatamente anteriores a la interposición a la demanda hasta la fecha en la que cesó en el efectivo uso del signo infractor, el royalty del 3% solicitado por esta parte, elevándose su cifra total a 2.893.262,06 €. Se trata de la indemnización más elevada que haya concedido el Tribunal de Marca Comunitaria hasta la fecha.
La referida sentencia, ha sido objeto de recurso de casación por parte de la demandada que a fecha de hoy se encuentra pendiente de ser admitido a trámite por el Tribunal Supremo.