Conciliación de la función de la marca con las ordenes de cesación por infracción: la protección uniforme restringida de las marcas UE en «Software combit»
El 22 de septiembre pasado, el TJUE dictó sentencia en el asunto C-223/15 «software combit«, relacionado con la petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del Artículo 1(2), el Artículo 9(1)(b) y el Artículo 102(1) del Reglamento 207/2009 (en su estado anterior a la modificación introducida por el Reglamento (UE) 2015/2014).
La petición fue remitida por el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, en el curso del procedimiento en el que se enfrentaron la compañía alemana combit Software GmbH (‘combit’) y la compañía israelí Commit Business Solutions Ltd (‘Commit’).
En primera instancia, combit Software entabló ante el Tribunal Regional de Düsseldorf una acción de infracción de marca contra el uso del signo ‘Commit’ llevado a cabo por parte de la compañía israelí en relación a software comercializado, entre otros países, en Alemania (en el momento de la redacción del presente post los términos legales del sitio web titularidad de Commit aclaran que “Todas las ofertas y/o las opciones disponibles en la página web y relacionadas con esta página no se dirigen a los clientes de Alemania”).
Esta acción se fundamentó en dos demandas, alternativamente basadas en las marcas de la UE y nacional ‘combit’ titularidad de combit Software, con el objetivo de obtener una orden de prohibición que impidiera el uso del signo «Commit» para el software, respectivamente, en la UE o en Alemania.
El Tribunal Regional de Düsseldorf estimó solamente la demanda de combit Software basada en la violación de su marca nacional ‘combit ‘. El titular de la marca presentó entonces un recurso de apelación ante el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf contestando que al contrario se habría debido condenar Commit a cesar el uso del signo ‘Commit’ en toda la UE.
En la apelación, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf también estableció que existía un riesgo de confusión entre la marca ‘combit’ y el signo ‘Commit’ sólo con respecto a los consumidores de habla alemana. Diversamente, teniendo en cuenta la percepción de los consumidores de habla inglesa, las diferencias conceptuales entre los signos podían contrarrestar sus similitudes fonéticas, en la medida en que la palabra ‘combit’ resulta de la combinación de las letras ‘com’, identificando las iniciales de la palabra computer, y ‘bit’, abreviación de ‘binary digit’, así que cualquier relación semántica con el verbo de origen inglés “to commit” quedaba excluida.
Sin embargo, en lo relativo a la infracción de la marca de la UE ‘combit’, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf consideró que necesitaba una aclaración sobre la forma en la que aplicar el principio del carácter unitario de las marcas de la UE, tal y como está sancionado en el artículo 1(2) del Reglamento 207/2009, en un caso, como el en autos, en el que la apreciación del riesgo de confusión y la emisión de la orden de prohibición, previstos respectivamente en el Artículo 9(1)(b) y el Artículo 102(1) del Reglamento 207/2009 , se podrían aplicar a sólo una parte de la UE.
La cuestión prejudicial remitida al TJUE por tanto, fue la siguiente manera:
‘«¿Qué consecuencias tiene para la valoración del riesgo de confusión entre una marca denominativa de la Unión y una denominación que presuntamente viola esa marca el hecho de que, desde el punto de vista del consumidor medio de algunos Estados miembros, la similitud fonética entre la marca y la denominación se neutraliza por una diferencia conceptual, pero no así desde el punto de vista del consumidor medio de otros Estados miembros?
- ¿Para valorar el riesgo de confusión, es determinante el punto de vista del consumidor medio de los primeros Estados miembros, o el del consumidor medio de los otros Estados miembros, o el de un consumidor medio ficticio de todos los Estados miembros?
- ¿Ha de apreciarse o no una violación de la marca de la Unión en todo el territorio de la Unión cuando sólo en una parte de ésta existe riesgo de confusión, o se ha de diferenciar entre los distintos Estados miembros?»En primer lugar, el TJUE aclaró que el riesgo de confusión en una parte de los consumidores de la UE conlleva la infracción del derecho exclusivo conferido por una marca de la UE de acuerdo con el artículo 9 (1)(b) del Reglamento 207/2009, a saber, el derecho del titular para prohibir a un tercero no autorizado el uso de un signo idéntico o confusamente similar a su marca de la UE en relación con productos y servicios que sean idénticos o similares a los designados por dicha marca anterior de la UE.’
Sin embargo, citando la sentencia de 12 abril 2011, C-235/09, «DHL Express France«, el TJUE ha establecido una regla general y la correspondiente excepción para la aplicación del artículo 102(1) del Reglamento 207/2009, sancionando la orden de prohibición que un Tribunal nacional debe emitir para prohibir que el demandado cometa o amenace cometer o actos de infracción de una marca de la UE.
En este sentido, dicha orden de prohibición debe interpretarse a la luz del principio del carácter unitario de las marcas de la UE, pero al mismo tiempo debe reconciliarse con la función esencial de la marca en su calidad de identificador de origen comercial. Esto significa que, por regla general, cuando un Tribunal nacional comprueba que se ha producido una violación de la marca de la UE debe emitir una orden de prohibición cuyo alcance se extiende a toda la UE, a menos que identifique claramente que en una parte de la UE no puede haber un riesgo de confusión que acorde justificar una amplia aplicación de la orden de prohibición.
Este puede ser el caso en el que, como en la controversia en autos, los signos enfrentados no pueden ser confundidos en una parte determinada de la UE por motivos lingüísticos, por lo que sobre la base de las pruebas presentadas por la parte demandada ningún riesgo de confusión entre ellos puede surgir en dicho territorio.
En este escenario, el Tribunal nacional debe determinar con precisión la parte de la UE en la que el uso del signo controvertido permite a la marca prioritaria de la UE cumplir su función esencial y debe prohibir dicho uso para toda el área de la UE a excepción de ese territorio en el que establece que no hay riesgo de confusión.
A la vista de la sentencia del TJUE es probable que el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf dejará parcialmente sin efecto la decisión del Tribunal Regional de Düsseldorf, declarando también la infracción de la marca de la UE titularidad de combit software, prohibiendo a la vez que Commit utilice el signo ‘Commit’ únicamente en Alemania y, posiblemente, en otros Estados Miembros (no de habla inglesa) donde potencialmente puede llevar a confusión.