Cuatro recientes sentencias del Tribunal Supremo español en materia de marcas (I): “Cointreau”
Entre febrero y marzo de 2016 el Tribunal supremo español ha adoptado cuatro sentencias que aportan interesantes criterios interpretativos sobre algunos aspectos del Derecho de marcas. Concretamente se trata de las sentencias 34/2016 de 4 de febrero de 2016, “Cointreau”, 516/2016 de 19 de febrero de 2016, “Masaltos I”, 620/2016 de 26 de febrero de 2016 “Masaltos II” (ECLI:ES:TS:2016:620), y 771/2016 de 1 de marzo 2016, “Champin”.
El presente post está referido a la primera de ellas, “Cointreau”, de especial relevancia por asentar los criterios jurisprudenciales del TJUE respecto a la distintividad adquirida y el uso de la marca.
Cointreau, empresa conocida por la fabricación y comercialización de bebidas espirituosas, tiene registrada en España como marca internacional 553.499 su botella cuadrada con bordes redondeados y de color ámbar para productos de las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas):
La sociedad francesa presentó demanda por infracción de marca contra tres destilerías españolas por la utilización de envases con forma y color sustancialmente idénticos. Las demandadas se defendieron invocando la nulidad de la marca por consistir su objeto en la forma habitual y estandarizada en el comercio para productos de las clases 32 y 33 para los que fue solicitada. Subsidiariamente, solicitaron la declaración de caducidad de la marca por falta de uso.
Tras una primera sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Barcelona desestimando la demanda por nulidad de la marca, Cointreau apeló la decisión ante la Audiencia provincial de Barcelona, que entendió que la marca era válida y que, por tanto, las codemandadas había cometido infracción, si bien sólo para los productos de la clases 33. Para los productos de clase 32 (bebidas no alcoholicas) el tribunal entendió que la marca había caducado por falta de uso.
Contra la anterior resolución dos de las codemandadas interpusieron recurso ante el Tribunal Supremo. En su sentencia de 4 de febrero 2016, el máximo interprete aporta dos interesantes interpretaciones sobre los siguientes aspectos.
La primera está referida a la nulidad de la marca con base en el Art. 5.1 b) Ley 17/2001 de marcas (LM) por estar compuesta “exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios que en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes en el comercio”. En el presente caso, de lo que se trataba era de determinar, si la marca tridimensional en disputa difería de la norma o de los usos del sector o no, con el fin de valorar si gozaba o no de carácter distintivo. Basándose en la Jurisprudencia europea (Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 mayo 2015, C-445/13 P, “Voss”, de 20 de octubre de 2011 C-344/10 P y C-345/10 P, “Freixenet” y de 7 de octubre de 2004, C-136/02 P, “Mag Instrument Inc”) el Tribunal supremo entendió que, aunque la botella desnuda puede tener por si misma poca distintividad, “ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado”. De este modo, consideró que, aunque la botella podía no tener originariamente carácter distintivo, éste había sido adquirido posteriormente por el uso.
La segunda tiene que ver con la aplicación del artículo 39.1 LM relativo a la caducidad por falta de uso de la marca. Las demandadas alegaron que la marca de la botella de Cointreau estaba incursa de caducidad porque el producto no había sido comercializado en la forma en que la marca aparece registrada. Sobre este punto, el Tribunal Supremo considera que nuestro artículo 39.2 LM admite el uso de la marca conjuntamente con elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca. Añade que “la posibilidad de uso de una marca a través del uso de otra ha sido admitido por nuestra jurisprudencia comunitaria, por ejemplo en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de abril de 2013, C-12/12, “Colloseum Holding”. Por esta razón, también considera que ha de perecer este segundo motivo de casación.
En definitiva, el Tribunal supremo acepta el carácter distintivo de la marca aunque la misma no tenga un carácter distintivo originario, si lo adquiere posteriormente por el uso; y entiende que la utilización de la marca en una forma que no difiere de manera significativa de su forma registrada es suficiente para que no exista caducidad por falta de uso.