Cuatro recientes sentencias del Tribunal Supremo español en materia de marcas (II): “Masaltos I”
Continuando con nuestro repaso a las cuatro sentencias adoptadas por el Tribunal Supremo en materia de marcas durante el mes de febrero, en el presente post nos vamos a centrar en la sentencia 516/2016 de 19 de febrero de 2016, “Masaltos I”.
La misma está referida a una demanda presentada por la titular de las marcas mixtas españolas MASALTOS (num. 2832902) y MASALTOS.COM (num. 2886857) contra una empresa española a la que se solicita que cese la utilización de estos términos para la venta de calzado e indemnice a la actora por estos actos. La demandada se defendió invocando la nulidad de las marcas por entender que los términos de los que se componen las marcas son meramente descriptivos (art. 5.1 c) Ley 17/2001 de marcas (LM).
Habiendo perdido en primera y segunda instancia, la demandada presenta recurso de casación basado en la infracción de la doctrina jurisprudencial sobre la antedicha disposición de la LM; y sobre el Art. 43.2 b) LM, “al no exigir para la concesión de la regalía hipotética la acreditación de los daños y perjuicios sufridos”.
De especial interés resulta la respuesta que otorga el Tribunal supremo al primero de los motivos pues aporta un buen ejemplo sobre la aplicación de la jurisprudencia del TJUE a la hora de interpretar el Art. 5.1 c) LM y su relación con el Art. 5.3.
El Tribunal recuerda que “el Art. 5.3 LM permite registrar la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del mismo precepto, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida, lo que, a su vez, supone que el examen de la marca ha de hacerse en su conjunto”. Efectivamente, siguiendo al TJUE en su sentencia de 20 septiembre 2001, C-383/99, “Baby-Dry”, el TS confirma que la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerados aisladamente, carezca de carácter distintivo, no excluye que la combinación que forman pueda reflejar una invención verbal que permite que la marca formada de esta manera cumpla una función distintiva.
En fin, este carácter distintivo resulta reforzado si, como ocurre en el presente asunto, las marcas no son únicamente denominativas sino que son marcas mixtas, compuestas de la denominación y de un elemento figurativo – en el presente asunto la disposición ascendente o descendente de las letras –. La particular disposición de los elementos verbales y gráficos ayuda a reforzar la distintividad de la marca pues, como afirma el TJUE, “el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar” (SSTJUE de 22 junio 1999, C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer” y de 12 junio 2007, C-334/05 P, “Limoncello della Costa Amalfitana”).
Comentar que al cabo de 7 días sale otra sentencia contradictoria, en concreto la 620/2016 que se comenta en este foro –> http://perito.biz/tribunal-supremo-uso-marcas-google/