El uso de marcas como adwords no puede entenderse como aprovechamiento de la reputación ajena
El pasado 15 de febrero, el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse al respecto del uso de marcas de terceros como adwords en su Sentencia 94/2017. La novedad de este asunto reside en que el análisis de la ilicitud de la conducta se hace a la luz del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal (LCD)- aprovechamiento de la reputación ajena- permitiendo al Tribunal ahondar en la relación entre la LCD y la Ley de Marcas (LM).
El litigio enfrentaba a las empresas Orona y Citylift, reclamando la primera que la segunda dejase de utilizar sus marcas como adwords. El Tribunal de Marca Comunitaria – ahora Europea- entendió que la conducta no podría reputarse infracción de marca, en tanto no existía afectación a las funciones de la misma, en aplicación de la jurisprudencia nacional- véase la STS de 29 de febrero de 2016 en el asunto MASALTOS– y comunitaria – SSTJUE en los Asuntos C-323/09 “Interflora” y C-324/09 “L’Oreal”, entre otras.
Sin embargo, el TMC si que admitió la existencia de infracción con base en artículo 12 de la LCD, ya que la demandada se aprovechaba de la reputación de las marcas de la actora.
La representación de Citylift recurrió en Casación y el TS ha estimado el recurso. En primer lugar, el Tribunal resume la posición jurisprudencial acerca de la relación entre la LM y la LCD. Dicha relación – de complementariedad relativa – va más allá del mero principio de especialidad e implica que hay que atender a los bienes jurídicos protegidos por cada una de las leyes, más allá de la aparente subsunción en una de ellas.
Sin embargo, en el presente caso, el artículo 12 LCD protege las funciones indicadora de origen, publicitaria y condensadora de la reputación de aquellos signos que, siendo perceptibles por el consumidor y susceptibles de crear un vínculo con el origen o reputación empresarial, quedan fuera del ámbito de protección de la LM.
Por lo tanto, y quedando los signos en conflicto plenamente protegidos por la LM, no procedería un segundo juicio de ilicitud conforme al artículo 12 de la LCD.
La consecuencia de esta Sentencia es que los titulares de marcas tienen vedada la acción marcaria frente al uso de esta como adword siempre y cuando tal uso no venga acompañado de otros susceptibles de dar lugar a confusión o impliquen un aprovechamiento de la reputación ajena, y por esta misma razón no podrían acudir tampoco al artículo 12LCD – ni, análogamente, al artículo 6LCD.
Por nuestra parte, y como ya hemos defendido en otros foros, entendemos, sin embargo, que el uso de adwords debería poderse perseguir, en tanto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, por la vía del artículo 4 de la LCD.