La cláusula de reparación (“must match”): ¿Es aplicable en casos de infracción de marca? – Análisis de la jurisprudencia española
En el ámbito de protección de diseños para piezas de repuesto de productos complejos (en las que las piezas destinadas a la automoción son sin duda una de las estrellas), existe actualmente una suerte de régimen transitorio (“repair clause” o “must match”). Dicho régimen se ve plasmado en el artículo 14 de la Directiva 98/71 de Diseño Comunitario (la Directiva), el 110 del Reglamento 6/2002 de Diseño Comunitario (el Reglamento), y en lo que a nuestro ámbito estrictamente nacional concierne, en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
En sustancia, el mencionado régimen permite el registro de diseños que constituyan piezas de un producto complejo, si bien se limita el ius prohibendi del titular registral en los casos en que el componente al que se incorpora el diseño registrado se utilice para reparar un producto complejo, devolviéndole su “apariencia inicial”.
A nivel jurisprudencial, han sido ya numerosas las ocasiones en que nuestros Juzgados y Tribunales han sistematizado los requisitos necesarios para que aplique el limite mencionado. Sirva como ejemplo, y por todas las demás, la Sentencia nº 16/13 de 16 de enero 2013 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Alicante (en sus funciones de Juzgado de Marca Comunitaria), donde el Ponente afirmó lo siguiente:
“Tres notas deben concurrir con arreglo al art 110 RDMC para que la apariencia formal de un producto derivada de sus características especiales (como línea, configuración, color, forma, textura o material o de su ornamentación) no merezca la protección prevista en el art 19 RDMC, no obstante ser novedoso y estar dotado de singularidad: a) ser un componente de un producto complejo; b) que esté destinado a la reparación del producto complejo para restituir su apariencia inicial y c) que el diseño del componente dependa de la apariencia del producto complejo, como se deduce del Considerando trascrito (dibujo o modelo aplicado …a un … componente de un producto complejo de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo) con arreglo al cual debe interpretarse el art 110”
En términos más prácticos, supongamos que un coche sufriera un accidente y tuvieran que cambiarle las dos puertas delanteras. Esas puertas podrían estar protegidas por el correspondiente diseño, no obstante y en tanto que el componente al que se incorpora el diseño (la puerta) se usa para restablecer la “apariencia inicial” del producto complejo (coche), el titular del diseño en cuestión no podría impedir que un tercero comercializara puertas que incorporaran dicho diseño.
Mencionado lo anterior a título introductorio, el pasado 10 de noviembre el Tribunale ordinario di Torino remitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Nos referimos más concretamente al asunto C-500/14, “Ford Motor Company”.
Los hechos que dieron pie a la controversia de la que deriva la mencionada cuestión son los siguientes. Wheeltrims, la demandada, comercializa tapacubos en los que incluye el famoso logotipo de Ford. Tras conocer lo anterior Ford denunció a Wheeltrims por infracción de sus derechos de marca (en este caso los tapacubos en cuestión no tenían protección alguna por vía de diseño), frente a lo que Wheeltrims a su vez alegó como defensa que no existía infracción posible en tanto que la inclusión de la marca en los tapacubos en cuestión estaría amparada por la excepción incluida en el artículo 110 del Reglamento y el 14 de la Directiva.
En otras palabras, en tanto que los tapacubos servirían para devolver al coche su apariencia original, no sólo no podría impedirse que un tercero comercializara tapacubos protegidos por un diseño concreto (ámbito propio de la limitación a la que hemos hecho referencia más arriba) sino que además dicha limitación del ius prohibendi se haría extensible por analogía a cualquier marca que dichos tapacubos incluyeran (interpretación extensiva de la citada limitación).
Frente a la citada defensa, y resumiendo las dos cuestiones remitidas, el Tribunal Italiano quiere confirmar si la excepción establecida tanto en la Directiva como el Reglamento (en el ámbito recordemos de modelos o diseños industriales) puede extrapolarse para justificar el uso de una marca ajena en un componente (tapacubos en este caso) que pudiera servir como recambio para restaurar la apariencia original de un producto complejo (coche).
La cuestión no es en absoluto nueva. Existen ya varios precedentes que de un modo u otro tratan esta cuestión tanto en Italia como en otros Estados Miembros como el Reino Unido o España.
En nuestro país, y creemos que con notable acierto, la Jurisprudencia se ha decantado abrumadoramente por interpretar que el límite establecido en sede de diseños en virtud de los artículos 110 del Reglamento y el 14 de la Directiva, no aplicaría a un caso de infracción marcaria.
Lo anterior debido a dos cuestiones. Primero, siguiendo la doctrina Británica se ha confirmado en numerosísimas ocasiones que las llantas no podrían considerarse como piezas de recambio (para reparar), sino como meros accesorios. Así pues, no caerían dentro del ámbito de aplicación del límite mencionado (“repair clause”), que recordemos se aplica solamente en casos de que los componentes sobre los que se incorpora el diseño protegido sirvan para la reparación del producto complejo (Véase en este sentido la Sentencia 16/13 ya mencionada, cualquiera de las siguientes del Tribunal de Marca Comunitaria, nº 303/12 de 28 de junio y 278/10 de 18 de junio, o los Autos 23/11 y 437/10 del Juzgado de Marca Comunitaria nº1).
Si en el caso de las llantas ni siquiera se aplica el límite que venimos mencionando, en el propio ámbito del diseño, menos aún lo hará por analogía en el de marcas.
Es cierto que el supuesto que ahora nos ocupa trata de tapacubos y no de llantas. No obstante entendemos que el criterio mencionado en relación con los segundos es completamente extrapolable a las primeras.
Segundo. Además de lo anterior, que excluye la aplicación de la excepción del ius prohibendi del titular registral citada en virtud del tipo de pieza de que se trate, también se ha rechazado una aplicación extensiva (al ámbito marcario) de la misma atendiendo al riesgo de confusión que ello generaría. Véase en este sentido las ya citada Sentencia de nuestro Tribunal de Marca Comunitaria 278/10 donde se afirma lo siguiente:
“De este modo, aunque se hubiera considerado legítima la comercialización de las llantas en virtud de la cláusula de reparación del art. 110 RDMC, no cabe considerar que ello autorizase a reproducir los signos de la actora generando el riesgo el riesgo de crear una relación (que no existe) entre la llanta y el titular de la marca ajena”
Como ya he dicho, considero que el criterio seguido de manera mayoritaria por nuestra jurisprudencia (seguido también en Reino Unido e Italia) es de lejos el más lógico. No se entendería que, al margen de otras consideraciones más teóricas y que por una cuestión de espacio no desarrollo en este post, se permitiera el uso en el tráfico económico de signos ajenos (y reputados en la mayoría de las ocasiones) titularidad de terceros para productos idénticos, dando pie, por pura lógica, a la posible confusión del consumidor.
Dicho lo anterior, sólo queda esperar la decisión del Tribunal de Justicia. Veremos si está de acuerdo con nuestra postura
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