«Nestec Vs Dualit»: la guerra del café llega a los tribunales Británicos
A pesar de tratarse de una decisión judicial dictada en el Reino Unido, entendemos interesante ofrecer un comentario sobre la Sentencia de 22 de abril de 2013 “Nestec vs Dualit” dictada por la High Court of Justice Británica. La mencionada resolución es ciertamente interesante, además de tratar sobre una cuestión – la infracción indirecta de patente – sobre la que la jurisprudencia nacional es ciertamente escasa.
El asunto en cuestión versa sobre la posible infracción por parte de Dualit al fabricar y poner a la venta cápsulas compatibles con las máquinas de Nestec. Es destacable mencionar que las máquinas en cuestión incluyen tecnología protegida por patentes en vigor, mientras que las cápsulas en sí no cuentan con esta protección.
En el análisis realizado, el Tribunal desagrega su razonamiento en cuatro puntos clave tal y como se menciona a continuación:
1- ¿Pueden los poseedores de una máquina Nespresso ser considerados como “a person other than a licensee or other person entitled to work the invention”, lo que sería el equivalente según nuestra LP a “personas no habilitadas para explotarla”?.
La conclusión es que los usuarios de una máquina Nespresso tienen una licencia implícita (están habilitados para explotar la patente) para usar la máquina como consideren más oportuno, siempre atendiendo al fin último de la propia máquina, que es obviamente preparar café.
Se realiza por tanto una interpretación teleológica de la invención al margen de cómo estén redactadas las reivindicaciones (“what matter is the substance of the invention rather than the precise form of the claims”): la invención patentada sirve para hacer café, y en estos términos hay que interpretar la patente y sus reivindicaciones.
Para este fin último -hacer café- se debe permitir que los consumidores inserten cápsulas en la máquina, y a falta de limitación alguna (v.g. contractual) al respecto, estas cápsulas pueden ser tanto Nespresso como compatibles.
Concluye el Tribunal diciendo que la conclusión anterior es aún mucho más obvia si aplicamos la doctrina del agotamiento del derecho. Así, al vender máquinas Nespresso, Nestec ha agotado su derecho exclusivo en relación a esas unidades comercializadas. No puede por tanto la actora restringir la capacidad de elección de los propietarios de dichas máquinas a la hora de determinar su funcionamiento normal -hacer café-y por tanto a la hora de elegir una u otra cápsula.
2.- ¿Se trata la cápsula de un medio relativo a un elemento esencial de la invención?
El Tribunal expone dos puntos de vista, el alemán (elemento esencial es aquél que contribuye a poner en práctica la enseñanza técnica de la invención) y el holandés (además hay que completar el argumento anterior teniendo en cuenta el estado del arte. Así, si el citado medio contribuye a poner en práctica la enseñanza técnica pero no distingue a la invención respecto del estado del arte anterior, no será esencial.)
En esta ocasión el Tribunal se decanta por la interpretación alemana y concluye que la cápsula “constituye una medio relacionado con un elemento esencial de la R1 de la patente”. En estos términos, la cápsula efectivamente contribuye de manera esencial a la realización de la enseñanza técnica que no es otra que la de mejorar el sistema de extracción a través de un determinado mecanismo que garantice que la capsula se posicione correctamente dentro de la máquina.
3.- ¿Pueden las cápsulas ser consideradas como “staple commercial products (SCP)”?
Aquí, el Tribunal argumenta que para que un determinado bien sea considerado como tal debe tratarse de un tipo de producto que se facilite comercialmente para una variedad de usos.
En el caso de las cápsulas no se da esta característica (solamente se comercializan para un uso muy concreto), por lo que no podría considerarse que las citadas cápsulas son “staple comercial products”
4.- ¿La cápsulas compatibles constituyen un medio para la puesta en práctica de la invención patentada?
El Tribunal determina que no puede considerarse que utilizar un consumible -una cápsula compatible- en un máquina patentada pueda interpretarse en el sentido de que se esté poniendo en práctica la invención patentada.
Más en concreto las razones para llegar a esta conclusión son las siguientes:
1.-La cápsula es un elemento secundario (“subsidiary”)
2.-Máquina y cápsulas tienen vida comercial independiente
3.-Existe una asunción legítima por parte de los compradores de las máquinas de que van a poder adquirir las capsulas que quieran.
4.-A pesar de que es relevante el reborde de las capsulas de cara a poner en práctica la enseñanza técnica en cuestión, la cápsula no incluye ningún tipo de actividad inventiva. La patente considera a la propia cápsula como un bien estándar (“as a given”).
A raíz de las anteriores consideraciones, se concluye que Dualit no puede considerarse infractor -por vía indirecta- de las patentes de máquina de Nestec.