El Tribunal Supremo Británico en su Sentencia de 13 de Marzo de 2013 “Schütz vs Werit” (texto en inglés) ha puesto fin a la controversia que ha enfrentado a estas dos partes (más una tercera, Delta Containers limited) durante años en relación a la supuesta infracción de la Patente Europea No. EP 0734967 de la que Schütz es licenciataria exclusiva.

La patente referenciada tiene como objeto una tipo de contenedor industrial (los llamaremos IBC por sus siglas en ingles “Intermediate Bulk Container”) para almacenar y transportar líquidos, entre otras sustancias.

Estos IBCs están normalmente compuestos de 3 piezas: un tanque propiamente dicho-normalmente de unos 1000 litros de capacidad-, un pallet sobre el que el anterior va montado y una jaula protectora que permite que el conjunto sea almacenado soportando ciertas condiciones (por ejemplo que se puedan apilar unos encima de otros para su transporte, etc.).

El tanque y la jaula protectora son piezas independientes de modo tal que pueden ser separadas sin problemas. Es más, es normal que a lo largo de la vida útil de una jaula protectora, el tanque se deba cambiar unas 5 o 6 veces.

En este sector  y de manera paralela al mercado original existe un mercado secundario-ciertamente lucrativo- en el que algunos operadores se dedican a comprar IBCs usados, los reparan, los acondicionan, les cambian el tanque y los venden.

Así:

Schütz se dedica a la fabricación y comercialización de IBCs, siendo la licenciataria exclusiva de la patente supuestamente infringida. Fabrica tanto la jaula como el tanque, monta ambos en el correspondiente pallet y vende el conjunto (mercado original de tanques)

Werit se dedica a la fabricación y venta de tanques para IBCs, contenedores que son comprados por terceros, montados en IBCs usados y revendidos (mercado secundario de tanques). Estos tanques encajan en la jaula fabricada por Schütz, y por tanto pueden ser, y de hecho son-de ahí el objeto de esta controversia-utilizados para substituir tanques originales en IBCs fabricados por Schütz al amparo de su Patente Europea No. EP 0734967.

Delta se dedica a comprar IBCs usados-los fabricados por Schütz-, los repara, les cambia sus tanques-que adquiere de Werit-y los revende (mercado secundario de tanques e IBCs)

La cuestión que subyace a la decisión es si el hecho de que Delta sustituya los tanques de los IBCs fabricados por Schütz puede constituir infracción de los derechos exclusivos de éste último a la vista de la sección 60.1 (infracción directa) de la Ley de Patentes Británica de 1977.

Hay que destacar que el tanque en cuestión está incluido como tal en la reivindicación número 1 de la patente supuestamente infringida. Esto da pie a los demandantes a mantener que el hecho de que se sustituya un elemento reivindicado-sea el que sea- implica un acto de fabricación (“making”) y por tanto debe considerarse como infracción de patente.

Toda la argumentación del Tribunal gira en torno a la diferenciación entre meros actos de reparación y actos de fabricación (“making”). Mientras que los primeros no infringen patente alguna, los segundos sí que lo harían.

El Tribunal concluye que los actos mencionados-sustitución del contenedor- no pueden ser considerados actos de infracción de patente.

Así, se considera que el tanque es un elemento accesorio de la invención (“subsidiary element”) y por tanto su sustitución no puede en ningún caso considerarse como infracción de patente. En apoyo a esta conclusión se dan los siguientes argumentos (todos ellos referidos al tanque)

• Es un elemento independiente y reemplazable dentro del conjunto patentado

• No tiene ningún tipo de relevancia en lo que respecta a la actividad inventiva de la patente (que reside totalmente en la configuración de la jaula)

• Tiene una vida útil mucho menor que la jaula. El hecho de que el usuario final considere que es un elemento que se tiene que substituir con cierta frecuencia refuerza su consideración como elemento accesorio (“subsidiary element”).

• No puede en ningún caso ser considerado como el elemento principal de la invención

• Los actos de Delta se limitan a la mera sustitución, y en su caso a trabajos completamente rutinarios de reparación.

Es decir, la conclusión deja claro que el hecho de que se sustituya uno de los elementos reivindicados no implica necesariamente que haya actos de infracción de la reivindicación en cuestión (no tiene por qué haber en este caso actos de fabricación (”making”).