Sentencia del TJUE sobre “DOLPHIN”: interesante evaluación sobre la similitud de los productos y sobre el riesgo de confusión.
La sentencia del Tribunal General (Sala Segunda), de fecha 12 de julio de 2012 en el caso T-361/11 “DOLPHIN”, sobre la cual ya hemos tenido la oportunidad de publicar un post en la versión en ingles de nuestra web, ofrece una interesante evaluación sobre la similitud de los productos y el riesgo de confusión.
El 10 de abril de 2006, Orange Brand Services Ltd presentó ante la OAMI la solicitud de marca denominativa “DOLPHIN”, designando productos de la clase 9 del Acuerdo de Niza, y en concreto “sistemas de telecomunicaciones e instalaciones; terminales interactivas para la muestra y el encargo de producto y servicios; accesorios eléctricos y electrónicos”. Una vez que Hand Held Products, Inc, conoció la existencia de dicha solicitud de marca comunitaria (MC), inició el correspondiente procedimiento de oposición, en su calidad de titular de la MC anterior “DOLPHIN” registrada para “escáneres de lectura de códigos de barras e imágenes y software relacionado con el mismo”, productos también de la clase 9. La base sobre la cual Hand Held Products, Inc inició el procedimiento de oposición fue el artículo 8 (1)(b) del Reglamento 207/2009, de Marca Comunitaria. En mayo de 2010, la División de Oposición rechazó la oposición, por lo que Hand Held Products recurrió la decisión.
De igual manera, la Sala Primera de Recursos de la OAMI rechazó la oposición instada por Hand Held Products mediante decisión de 6 de junio de 2011, al entender que los bienes en controversia eran diferentes tanto en su naturaleza como en su finalidad y también porque según se entendió, los bienes en cuestión son no sustitutivos y no complementarios.
El conflicto llegó al Tribunal General, el cual evaluó la similitud de los bienes en cuestión comparando los bienes designados por la MC anterior “DOLPHIN” y los productos para los que se buscaba protección por medio de la solicitud de MC instada por Orange Brand Services.
En su evaluación, el Tribunal General siguió la línea argumental de la OAMI y la Sala Primera de recursos en lo referido a la comparación entre los “escáneres de lectura de códigos de barras e imágenes” y “terminales interactivas para la muestra y el encargo de productos y servicios” y “sistemas de telecomunicaciones e instalaciones” (bienes designados por Orange Brand Services, Ltd, en su solicitud de MC en clase 9), para concluir que los productos en controversia no eran similares. El Tribunal manifestó que las diferencias fundamentales entre los mencionados productos radicaban en la forma en que estos se usaban y en su finalidad. También se puso de manifiesto que los consumidores a los que los productos iban dirigidos eran distintos, siendo profesionales en el caso de los “escáneres” y el público en general en el caso de los demás productos.
Sin embargo, en lo que a la comparación realizada por el Tribunal entre “escáneres de lectura de códigos de barras e imágenes” y “accesorios eléctricos y electrónicos”, éste declaró que dichos productos eran similares, en contraposición a lo manifestado por la OAMI y la Sala de Recursos. El Tribunal llegó a esta conclusión al entender que los “escáneres de lectura de códigos de barras” no son productos independientes, sino accesorios de un dispositivo principal, sin el cual, carecen de utilidad alguna. Por lo tanto y de acuerdo con la definición de la Sala de Recursos en lo que se refiere a “accesorios eléctricos y electrónicos”, se entendió que los productos eran similares.
En lo que atañe al riesgo de confusión, el Tribunal recordó que éste debe evaluarse globalmente, considerando en particular la similitud de las marcas y la de los bienes designados (STJCE de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, “Canon & Metro Goldwyn Mayer”). En este sentido y puesto que los “accesorios eléctricos y electrónicos” son similares a “escáneres de lectura de códigos de barras e imágenes” designados por la marca comunitaria anterior “DOLPHIN”, el Tribunal rechazó la oposición en lo que a estos respecta, desestimando la acción para el resto de productos.
En Salvador Ferrandis y Asociados creemos que el Tribual General no acertó a la hora de estableces que los “escáneres de lectura de códigos de barras e imágenes” y “accesorios eléctricos y electrónicos” son similares, sobre la base de la definición dada por la Sala de Recursos de los que son “accesorios eléctricos y electrónicos”. Está claro que el Tribunal alcanzó dicha conclusión considerando lo que se dice o lo que se entiende que estos productos son, en lugar de considerar su naturaleza, su funcionamiento y finalidad, que son los elementos tener en cuenta, entre otros, a la hora de realizar la evaluación pertinente. Lo preocupante es que parece que los tribunales se enfrentan a nuevas dificultades cuando se disponen a aplicar la ley. Dichas dificultades no guardan relación alguna con la propiedad industria, sino con lo que se dice que las cosas son, con los nombres que se dan a laos productos y a veces, con la falta de precios y rigor del lenguaje. Esta circunstancia es generadora de inseguridad jurídica y merma la previsibilidad de las decisiones.