Sobre la distinta interpretación del forum delicti commissi en materia de marca UE y de marcas nacionales
Resulta generalmente aceptado que en supuestos de una infracción internacional de marca, los tribunales del Estado donde se ha producido la infracción – los tribunales del lugar de producción del hecho daños o forum delicti commissi – puedan declararse competentes para conocer de la demanda.
En la Unión Europea, este criterio viene recogido tanto para aquellos supuestos en los que la infracción se refiere a una marca nacional (Art. 7.2 Reglamento 1215/2012, o Bruselas I), cuanto cuando se refiere a una marca UE (Art. 97.5 Reglamento 207/2009). En ambos casos, estos foros juegan de manera alternativa con otros como el del domicilio del demandado, de la sucursal que lleva a cabo la infracción o, en el caso de la marca UE incluso el domicilio del demandante, en algunos casos.
La aplicación del forum delicti commissi a las infracciones cometidas en Internet presenta el problema de que el hecho dañoso se verifica tanto en el Estado donde se lleva a cabo el hecho generador del daño (la introducción de la información en Internet) cuanto en el Estado o Estados desde los que se puede acceder a la información infractora.
Tradicionalmente, el TJUE había sostenido que el forum delicti commissi otorgaba la competencia a los tribunales de cualquiera de estos Estados (SSTJUE de 19 Abril 2012, C-523/10, “Wintersteiger” y de 3 Octubre 2013 , C-170/12, “Pinckney”). En principio, en la medida en que este foro de competencia es el mismo en el R. Bruselas I y el RMUE, la interpretación resultaba aplicable tanto a infracciones relativas a marcas nacionales cuanto a marcas UE. Sin embargo, en su sentencia de 5 Junio 2014, C-360/12, “Coty Germany”, el Tribunal introdujo una importante diferenciación basada en la idea de que las normas de jurisdicción del RMUE son lex specialis en relación con las del R. Bruselas I y que, puesto que las mismas están informadas por principios diferentes, pueden ser objeto de una interpretación diferente. En este sentido, en relación con el Art. 97.5 RMUE, el Tribunal entendió que el forum delicti commissi únicamente otorgaba la competencia a los tribunales del Estado miembro donde se ha llevado a cabo el hecho generador de la infracción.
“el concepto de «territorio [del Estado miembro en que] se hubiere cometido el hecho de [la] violación» sugiere […] que este vínculo de conexión se relaciona con un comportamiento activo del autor de dicha violación. Por tanto, el vínculo de conexión establecido por esta disposición se refiere al territorio del Estado miembro en el que se ha producido el hecho que originó o amenazó con originar la violación alegada, y no al territorio del Estado miembro en el que la mencionada violación produce efectos” (ap. 34).
Si bien la interpretación tiene la loable finalidad de fortalecer el derecho de defensa del demandado al reducir las posibilidades de forum shopping, su aplicación práctica es susceptible de generar muchos problemas y de obstaculizar la protección efectiva por parte de los titulares de marca UE.
Un ejemplo de lo que decimos lo encontramos en la reciente sentencia de la England and Wales High Court (Intellectual Property Enterprise Court) de 18 octubre 2016, “AMS Neve Ltd & Ors v Heritage Audio S.L. & Anor”. En ella, el demandante británico presenta una demanda contra el demandado español ante los tribunales ingleses por infracción de una marca nacional inglesa, de una marca UE y por acto de competencia desleal (passing off) con base a que el sitio web desde el que se ofrecían los productos infractores era accesible desde el Reino Unido.
Pues bien, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, el tribunal inglés se declara competente para conocer de la demanda contra la marca UK, pero no de la demanda referida a la marca UE. Es decir, a pesar de tratarse de los mismos hechos y de las mismas marcas, el titular no puede concentrar las dos demandas ante los tribunales de Inglaterra. En todo caso, lo podrá hacer únicamente ante los tribunales españoles (Art. 4 R. Bruselas I, y Art. 97.1 RMUE) pero, claro está, esto incrementa los costes como consecuencia de la necesidad de iniciar un proceso en el extranjero.
El problema que se plantea en este asunto no es ni mucho menos residual, pues en gran cantidad de casos las demandas por infracción de marca suelen incluir marcas nacionales, marcas UE e, incluso, demandas por actos de competencia desleal. La nueva interpretación sostenida por el TJUE impide que todas estas acciones puedan plantearse ante los tribunales del Estado miembro desde el que el sitio web donde se ofrecen los productos o servicios infractores es accesible. En nuestra opinión, esto supone un gran obstáculo para la protección efectiva de los derechos de propiedad industrial.