Sobre la facultad de los titulares de marcas españolas de demandar por infracción a titulares de marcas posteriores idénticas o similares
Era cuestión de tiempo para que el Tribunal Supremo decidiera seguir la doctrina establecida, primero en materia de diseños y luego en materia de marcas, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de acuerdo con la cual el derecho exclusivo del titular de una marca anterior (o del diseño) de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una derecho registrado posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de este último derecho, de marca o de diseño, dependiendo del caso.
Recordemos que el TJUE dio un giro interpretativo, en el sentido indicado más arriba, en las sentencias de 16 de febrero de 2012, C-488/10 “Celaya Emparanza” – llevada por este despacho – y de 21 de febrero de 2013, C-561/11 “Fédération Cynologique Internationale”, en materia de diseño y marca comunitaria respectivamente.
A pesar de una larga tradición de los tribunales españoles de desestimar las acciones por violación de marca dirigidas contra los titulares, a su vez, de otras marcas registradas posteriores, a no ser que fueran acompañadas de una acción de declaración de nulidad simultánea, el Tribunal Supremo decidió modificar la jurisprudencia al resolver el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por la sociedad alemana Denso Holding GmbH & Co., titular de una serie de marcas internacionales con efectos en España, para evitar que la protección que el titular de la marca anterior reciba sea diferente en España que en otros Estados miembros en contra de la letra y espíritu de la Directiva 2008/98 conforme a la cual ha de interpretarse el ordenamiento nacional.
Remitiéndose a la STJUE 21 de febrero de 2013, C-561/11 “Fédération Cynologique Internationale”, el Tribunal dio la razón a la empresa recurrente y admitió que el titular de una marca protegida en España pueda prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a ella, siempre que hubieran sido registrados con posterioridad, sin necesidad de una declaración previa de nulidad, al igual que sucede con las patentes y los diseños industriales.
Merece la pena mencionar igualmente, la interpretación del Tribunal de las circunstancias que determinan la existencia o no del consentimiento del titular de una marca anterior del uso posterior de un signo similar o idéntico en el mercado. En particular, el Tribunal entendió que si una sociedad está obligada, en virtud de los estatutos, a seguir las instrucciones de otra sociedad, con la que, en este caso concreto, mantiene una estrecha relación comercial y la que, en particular, le otorgó una licencia para la fabricación en otro territorio de sus productos, significa que está sujeta a un consentimiento condicionado el cual desaparece tan pronto como la relación entre ambas queda rota por un cambio del accionariado, motivo por el cual la posición dependiente de la sociedad constituida con posterioridad queda sin respaldo suficiente.
El enlace a la comentada Sentencia núm. 5089/2014 de 14 de octubre de 2014 de la Sala de lo Civil, Sección 1ª del Tribunal Supremo (RJ/2014/6128) puede ser encontrado en CENDOJ (ECLI:ES:TS:2014:5089).