STJUE “Brogsitter”: ¿Se puede demandar por vía extracontractual cuando entre las partes del litigio existe una licencia de propiedad intelectual?
Los años de práctica judicial en nuestro despacho no ha mostrado que resulta habitual que un litigio entre dos partes ligadas por una licencia de propiedad intelectual pueda dar lugar a una demanda por incumplimiento de contrato o una demanda por infracción de derechos.
Pero, ¿es posible elegir? Por lo que sabemos en muchos países sí. En España, cualquier abogado dirá que sí. Es más, la llamada “tesis de la libre elección” está confirmada en alguna sentencia del Tribunal Supremo aunque ninguna de ellas (que conozcamos) en materia de propiedad intelectual. La “tesis de la libre elección” abre grandes posibilidades para defender los intereses de los clientes en atención al caso concreto. Supongamos en siguiente supuesto: un proveedor informático concede a una empresa una licencia de software en la que se indica, expresamente, que la empresa sólo puede instalar el software en 10 ordenadores. Sin embargo, el software se instala en 25 ordenadores. Ante esta circunstancia, el proveedor informático puede elegir entre demandar a la empresa por incumplimiento de contrato, o por infracción de derechos.
La legislación de PI ofrece mayores posibilidades para atajar la conducta ilícita si se actúa por la vía extracontractual – posibilidad de solicitar medidas cautelares, daños y perjuicios, obtención de pruebas … -, pero hay ocasiones en las que los contratos introducen interesantes cláusulas penales que puede ser oportuno hacer valer. Otra cuestión a tener en cuenta es el plazo de prescripción que, al menos en el ordenamiento español varía según se trata de acciones contractuales (5 años tras la reciente reforma del Art. 1964 Código civil por la Ley 42/2015) o extracontractuales (1 año, de acuerdo con el art. 1968 del Código civil).
¿Qué ocurre cuando el supuesto en cuestión está conectado con un ordenamiento extranjero? En este caso, los aspectos a tener en consideración son mayores. Dependiendo de si actuamos por la vía contractual o extracontractual, las normas aplicables para determinar los tribunales competentes y la ley aplicable varían.
En relación con la competencia judicial internacional, si se actúa por vía contractual podrán ser competentes los tribunales del domicilio del demandado o los del lugar de cumplimiento de la obligación (arts. 2 y 7.1 R. Bruselas I). Ahora bien, si el contrato incluye una cláusula de sumisión ésta prevalecerá sobre estos foros. En cambio, si se actúa por vía extracontractual, el demandante podrá optar por el foro del domicilio del demandado o el del lugar donde se cometió la infracción (arts. 2 y 7.2 R. Bruselas I). Salvo que las partes hubieran hecho extensible la cláusula de sumisión a demandas extracontractuales, ésta no sería aplicable pues la misma está referida exclusivamente a aspectos del contrato.
En relación con la ley aplicable, si se actúa por la vía contractual, resultaría aplicable el R. Roma I; mientras que la actuación por la vía extracontractual llevaría a la aplicación del R. Roma II.
De sostenerse la “tesis de la libre elección” las posibilidad de practicar forum shopping y law shopping sería enormes. Volvamos al ejemplo anterior pero internacionalizándolo: un proveedor informático francés concede a una empresa española una licencia de software en la que se indica, expresamente, que la empresa sólo puede instalar el software en 10 ordenadores. Sin embargo, el software se instala en 25 ordenadores. El contrato incluye una cláusula de sumisión a los tribunales franceses. El proveedor francés puede elegir entre demandar a la empresa española en Francia por incumplimiento de contrato (en atención a la cláusula de sumisión, art. 25 R. Bruselas I) o en España por infracción de derechos (art. 7.2 R. Bruselas I). En este primer caso, podrá elegir entre fundamentar la demanda de acuerdo con la ley francesa como ley aplicable al contrato (art. 4.2 R. Roma I); o la ley española por ser la ley del Estado para el que se solicita la protección de los derechos de PI (art. 8.1 R. Roma II).
Pero, ¿es esto posible?¿Resulta aplicable en los litigios internacionales la “tesis de la libre elección”? La STJUE de 13 marzo 2015, C-548/12, ”Brogsitter” indica acertadamente que no. En opinión del máximo intérprete aún cuando una acción pueda constituir una infracción de derechos, deberá calificarse como acción “en materia contractual” en el sentido del Art. 5.1 R. 44/2001 (actualmente art. 7.2 R. Bruselas I):
- “si la interpretación del contrato que une al demandado con el demandante resulta indispensable para determinar la licitud o, por el contrario, la ilicitud del comportamiento imputado al primero por el segundo”
- “Si con las acciones entabladas por el demandante en el asunto principal se formula una pretensión de resarcimiento que pueda razonablemente considerarse motivada por la inobservancia de los derechos y obligaciones del contrato que vincula a las partes del procedimiento principal, de tal modo que resulte indispensable tener en cuenta el contrato para resolver el recurso”.
En este sentido, volviendo al ejemplo anterior, la demanda del proveedor informático debe ser considerada como acción contractual se presente donde se presente (Francia o España). En consecuencia, los únicos tribunales competentes serían los franceses (por estar designados en la cláusula de sumisión incluida en el contrato) y la ley aplicable sería la francesa (ley de la residencia habitual de la parte del contrato que lleva a cabo la prestación característica, Art. 4.2 R. Roma I). La presentación de la demanda ante los tribunales españoles debería llevar necesariamente (como en el caso de auto) a su desestimación por falta de competencia.
Puede entenderse que la decisión del tribunal supone un menoscabo a la protección de los intereses de los titulares de derechos de propiedad intelectual al disminuir las opciones que tienen para litigar. No obstante, analizada en abstracto supone una ponderación de todos los intereses en juego: por un lado, se favorece la seguridad jurídica por cuanto se evitan actuaciones fraudulentas tendentes, por ejemplo, a eludir cláusulas de sumisión incluidas en los contratos; por otro, se garantizar los derechos de defensa del demandado el cual no se ve expuesto al juego del forum shopping al que da lugar la posibilidad de optar por una de las dos vías.
Para concluir debe hacerse una última precisión: la interpretación adoptada por el TJUE en “Brogsitter” es aplicable a los efectos de determinar la competencia judicial internacional mediante la aplicación del R. Bruselas I (y, entendemos nosotros, también es una interpretación extensible a la hora de determinar el instrumento que debe determinar la ley aplicable: R. Roma I). Ahora bien, esta interpretación no afecta a la calificación que la acción pueda recibir en el Derecho interno. Es decir: el tribunal competente se determina en atención al foro en materia contractual y la ley aplicable en atención a la lex contractus; pero si el ordenamiento interno designado considera que la acción puede ser extracontractual, así será tratada por el juez competente.