Análisis de la STS de 2 septiembre 2015, “Gullon” (I): Look-alike, la nueva frontera de la infracción de marcas
El 2 de septiembre de 2015, el Tribunal Supremo español adoptó su sentencia 450/2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245) en la que aborda dos cuestiones de gran relevancia: la primera, objeto de este post está referida a la práctica del “look-alike”, que resulta relevante cada vez que una empresa comercializa sus productos bajo una apariencia que se aproxima excesivamente a la forma que un competidor utiliza para poner los suyos en el mercado; la segunda, que será analizada en otro post, se centrará en el análisis de la aplicación por parte del Tribunal Supremo de jurisprudencia europea sobre el uso efectivo de la marca comunitaria, a efectos de estimar la acción de caducidad por falta de uso.
La cuestión de la protección de marcas frente a posibles infracciones de terceros en casos de productos look-alike está siendo debatida ante los tribunales de distintos países. Los productos look-alike se caracterizan por imitar la apariencia del producto de un competidor, bien protegida a través de una marca figurativa o tridimensional bien por diseño. Sin embargo los productos look-alike no emplean signos, logos o marcas que sean similares a los que distinguen los productos imitados.
Corresponde a los tribunales delimitar hasta qué punto a un titular de marcas registradas se le exige soportar que un competidor utilice en los envases y envoltorios de sus productos signos y elementos que crean un vínculo o evocan dichas marcas registradas o la forma en la que las mismas se emplean en el mercado.
El Tribunal Supremo español ha afrontado esta cuestión en su sentencia de 2 de septiembre de 2015, relativa a una demanda presentada por Kraft Foods Global Brands LLC, Kraft Galletas Production SA y Kraft Foods España Commercial SL (en adelante referida como Kraft) contra Galletas Gullón SA (en adelante referida como Gullón). Con esta decisión se pone fin a la prolongada controversia entre las partes derivada de la acción de infracción de marcas y competencia desleal que Kraft había entablado contra Gullón ante los Tribunales de Marca Comunitaria de Alicante.
Tanto Kraft como Gullón son dos compañías líderes en el mercado alimenticio español que se dedican a la producción y comercialización, entre otros productos, de galletas. Kraft entendía que la comercialización de las galletas “Morenazos” de Gullón y del correspondiente envoltorio constituía una violación de sus marcas figurativas de la galleta “Oreo” y de su envoltorio. Asimismo, Kraft sostenía que la violación de la marca tridimensional consistente en el envoltorio de la galleta Chips Ahoy! se daba por la comercialización del envoltorio de la galleta Cookies por parte de Gullón.
En primera instancia el Juez de lo Mercantil no. 2 de Alicante estimó únicamente que los envases de las galles Cookies infringían las marcas notoria comunitaria y nacional “Chips Ahoy!” de Kraft, cuya representación se reporta en la comparativa a continuación.
A raíz de la apelación presentada por ambas partes, la Audiencia Provincial de Alicante revocó parcialmente la sentencia de primera instancia, por un lado calificado la comercialización del envase de las galletas Cookies como actos de competencia desleal; y por el otro estimando la infracción de la marca notoria nacional “Oreo” de Kraft por la fabricación y comercialización de las galletas Morenazos de Gullón.
A la vista del cambio de línea jurisprudencial, Kraft y Gullón llevaron el caso ante el Tribunal Supremo interponiendo respectivos recursos extraordinarios por infracción procesal y recursos de casación.
Por lo que interesa a la cuestión de la tolerancia de casos de look-alike por parte de los titulares de marcas registradas – que es el objeto exclusivo de este post –, la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre 2015 rechaza cualquier alegación de riesgo de confusión entre los productos de Gullón y las marcas “Oreo” y “Chips Ahoy!” de Kraft, tanto bajo el supuesto de infracción como de competencia desleal. La decisión se fundamenta en dos de argumentos.
El primero consiste en que la denominación OREO es un signo notorio que tiene tal fuerza distintiva y dominante que su presencia dentro del envase de las homónimas galletas atribuye notoriedad a la correspondiente marca española. Por lo tanto, la falta de alguna referencia a esa denominación en el envase Morenazos excluye la infracción de la marca española de Kraft. Todo ello porque la conexión que el Artículo 9.1.c) del Reglamento 207/2009 de marca comunitaria (RMC) requiere como uno de los requisitos para proteger la marca notoria no se produce en la percepción del consumidor español en el caso de los dos envoltorios bajo comparación.
No es obstáculo a la conclusión del Tribunal Supremo el hecho de que las galletas “Morenazos” se comercialicen a través de un envoltorio que reune características al menos evocativas de la marca española del envoltorio OREO: una caja de color azul donde destaca la imagen de galletas tipo sándwich que salen de un vaso de leche.
Posiblemente, la apreciación del Tribunal Supremo se ha fundamentado en el hecho de que no ha quedado acreditado que Gullón haya incrementado sus ventas desde el momento en el que cambió el color del envase de sus galletas “Morenazos” de rojo a azul. Por lo tanto, el Tribunal Supremo ha desestimado la existencia de una conexión desleal entre las marcas de Kraft y los productos contestados, a raíz de la ausencia de un real aprovechamiento por parte de Gullon de la notoriedad de las marcas de su competidor.
Además, el Tribunal Supremo ha considerado irrelevantes los resultados de la encuesta presentada por Kraft, demostrando que el 52% de los encuestados viendo la caja azul de las galletas “Morenazos” la asociaba con “Oreo”. En cambio, el Tribunal justificó la antedicha asociación con base en la representación sobre los envoltorios del producto “Morenazos” de galletas tipo sándwich similares a las galletas “Oreo” y a la marca comunitaria tridimensional titularidad de Kraft.
Igualmente, el mismo argumento del carácter distintivo y dominante de la notoria denominación OREO, escrita dentro de la forma oval en el centro de la galleta de Kraft, sirve para rechazar la infracción de la marca comunitaria tridimensional correspondiente. A tales efectos, el Tribunal Supremo ha subrayado que la sentencia impugnada había llevado a cabo correctamente una apreciación global de la marca de Kraft reconociendo la debida importancia a la denominación OREO en aras de excluir su evocación por parte de la galleta “Morenazos”. Eso también a raíz del distinto troquelado que caracterizaba las galletas en examen.
El segundo argumento se refiere a la desestimación de las pretensiones de Kraft en las que sostiene que Gullón habría cometido actos de competencia desleal en relación con las marcas que consistían en los envoltorios de las galletas Chips Ahoy! y OREO..
Para empezar, el Tribunal Supremo indica que la determinación de la existencia de actos desleal de confusión se basa en un análisis temporal del uso de los signos enfrentados en el mercado. Siendo que Gullón pudo demostrar el momento exacto en el que empezó a emplear el envase de las galletas cookies en el mercado sin que Kraft pudiera alegar un uso anterior del envase Chips Ahoy!, el Tribunal Supremo consideró que en sede de revisión de la legalidad de la sentencia impugnada no podía revisar el mérito o veracidad de las alegaciones de Gullón.
No obstante, el Tribunal Supremo volvió a aplicar el argumento del carácter distintivo del signo Chips Ahoy! para descartar que la comercialización del envase Cookies de Gullón constituyera actos desleal de confusión y de aprovechamiento de la reputación ajena. Para dicha valoración fue también relevante el análisis de la posición destacada de la denominación Chips Ahoy! dentro del envase de Kraft aunque los envases en cuestión pudieran parecerse.
Las mismas consideraciones contradictorias han sido desarrolladas por el Tribunal Supremo negado que el empleo del envase de las galletas “Morenazos” fuera desleal por la confusión generada con el envase de las galletas “Oreo”. Las semejanzas de la configuración, del tamaño, del color, de las imágenes de las galletas saliendo del vaso de leche, de la disposición de las denominaciones OREO y Morenazos con una inclinación y tipo de letra parecidos, no han sido considerados indicios de productos look-alike porque dichas denominaciones, OREO y MOREnazos, se consideran distintas.
La sentencia del Tribunal Supremo está en la línea de la jurisprudencia nacional y europea en la cual se exige, para poder hablar de infracción, bien la existencia de un riesgo de confusión; bien, en caso de marcas notorias, una conexión y/o evocación de la marca registrada por el producto look-alike. Todo ello a efectos de demostrar el riesgo de que dicha conexión contribuya a desviar a los consumidores de la marca registrada hacia el producto infractor (véase Sentencia del TS 505/2012, de 23 de julio (ECLI:ES:TS:2012:6110); SSTJUE de 23 octubre 2003, C-408/01, “Adidas-Fitnessworld” y de 18 junio 2009, C-487/07, “L’Oreal”).
Está claro que los supuestos de infracción de marcas y competencia desleal frente a productos de look-alike son casos complicados, justamente porque lo que el infractor imita es la forma de presentación de un producto y no la marca del competidor. Sin embargo, la valoración del Tribunal Supremo en el caso en análisis no se ajusta a la necesidad de tutela de los titulares de marca y nada más contribuye a ampliar la vacatio protectionis hacia dichas prácticas desleales.
La estrategia de defensa más viable en casos de look-alike es la de demostrar la conducta desleal del competidor en las formas tipificadas por la ley. En este sentido, la valoración del Tribunal de Marca Comunitaria en segunda instancia parece la más correcta y la más adecuada a un análisis global del riesgo de confusión bajo la perspectiva tanto de la infracción marcaria como de competencia desleal.
Al fin y al cabo, una concreta intención desleal de Gullón de imitar, confundir y aprovecharse de Kraft habría podido sustentarse en la comercialización de los mismos tipos de galleta que los de Kraft: dos capas negras de chocolate con relleno de crema blanca, aproximándose las galletas “Morenazos” y “Cookies” a las galletas “Oreo” y “Chips Ahoy!”, y a la forma de su presentación.
Todo ello resulta evidente, a mayor abundamiento, si se piensa que en principio la libertad de configuración de los envoltorios de las galletas tipo sándwich, en cuanto a los colores y a los elementos gráficos empleados, es amplia y puede resultar en una suficiente diferenciación como demuestran los ejemplos de galletas sándwich comercializados por otras empresas tal y como se reportan a continuación.
En cualquier caso, es aconsejable que los titulares marcarios estructuren sus casos de look-alike teniendo siempre en cuenta todos los factores relevantes de las circunstancias fácticas de la controversia. Pues a la hora de decidir si actuar por la vía de la infracción de marca o de competencia desleal, aplicando el principio de la complementariedad relativa, los titulares de marca deberán tener en cuenta que la falta de semejanza de las denominaciones de los productos muy posiblemente conllevará al rechazo de las pretensiones de tutela por infracción y por competencia desleal.