Análisis de la STS de 2 septiembre 2015, “Gullon” (II): aplicación de la reciente jurisprudencia europea sobre el uso efectivo de marcas
Como anticipamos hace unas semanas en la primera parte del análisis sobre el asunto “Kraft c. Gullon”, la STS 450/2015 de 2 de Septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245) no solamente tenía como objeto un problema de look-alike – en particular, la comercialización por Gullón de galletas y envoltorios similares a las marcas registradas titularidad de Kraft –, sino también la aplicación de la jurisprudencia TJUE relativa al concepto del uso efectivo de una marca. Concretamente, dicha jurisprudencia está compuesta de las SSTJUE de 25 de octubre de 2012, C-553/11, “Rintisch”, de 18 de abril de 2013, C-12/12, “Colloseum Holding AG”, y de 18 de julio de 2013, C-252/12, “Specsavers”. A ello va referido este segundo post.
El Tribunal Supremo ha llevado acabo su interpretación del uso efectivo de una marca en el contexto de la acción de revocación por falta de uso entablada en vía reconvencional por Gullón a efectos de pedir la cancelación de una de las marcas reivindicadas por Kraft como base de su acción principal. Se trata de la marca española tridimensional no. 1997588 que representamos a continuación:
El Tribunal Supremo declaró la caducidad de esa marca estimando las pretensiones de Gullón. La sentencia establece que la marca tridimensional constituida por la forma de la galleta Oreo solo había sido usada por Kraft en una configuración que incluía no solamente la apariencia del producto Oreo sino también la marca denominativa Oreo, posicionada al centro de la galleta misma. Consiguientemente, la contestada marca tridimensional únicamente había sido usada en la forma correspondiente a la marca comunitaria no. 8566176, que se reproduce abajo:
Para fundamentar su decisión, el Tribunal Supremo empieza recordando que el concepto del uso efectivo de una marca está regulado en el Artículo 39 de la Ley 17/2001 (LM) – que incorpora en el ordenamiento español el Articulo 10 de la Directiva 2008/95 (DM) – y el Artículo 15 del Reglamento 207/2009 (RMC).
El primer párrafo de las tres disposiciones contiene las reglas para que se considere satisfecho el requisito del uso efectivo de una marca y su titular pueda mantener los derechos de marca cuando el signo ha sido registrado por al menos cinco años:
«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso» (Art. 15 RMC).
El siguiente parrafo de dichas normas explicita que el uso efectivo de una marca se da también en aquellos casos en que la marca se utilice en una forma que difiere de la bajo la cual la marca se halla registrada, siempre y cuando el carácter distintivo de la marca no resulte alterado por el uso de tal distinta versión.
A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:
a) el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;
b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de exportación.
Como ha observado el Tribunal Supremo, en el asunto “Rintisch”, el TJUE ya había quedado claro que los propietarios de marcas pueden explotar sus signos utilizándolos en formas que no necesariamente coincidan con las que están registradas como marca para que se adapten a las necesidades de comercialización y promoción de los productos y servicios reivindicados. Ahora bien, las diferencias entre la versión registral de la marca y la que circula en el mercado tienen que interesar elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca como ha sido registrada.
Todo ello es aún más pertinente a la vista del concepto de “uso” elaborado en el asunto “Colloseum Holding” por el TJUE: se considera uso de una marca bien el uso independiente de la misma, bien el uso de una marca como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta, y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca.
Lo importante es que los consumidores de los productos y servicios relevantes sigan percibiendo la marca tal y como fue registrada como una indicación de origen comercial de dichos productos y servicios.
El Tribunal Supremo considera que la marca tridimensional contestada tenía un escaso carácter distintivo derivado simplemente del troquelado del contorno de la galleta. Por lo tanto, el uso de la denominación Oreo al centro del producto alteraba de forma muy significativa la distintividad de esa marca tridimensional.
Muy posiblemente, el Tribunal Supremo ha llegado a estas conclusiones aplicando literalmente el párrafo 31 de la sentencia en el asunto “Specsavers”:
“[] puede cumplirse el requisito de «uso efectivo» en el sentido de estas disposiciones cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.”
A raíz de estas consideraciones el Tribunal supremo entendió que no quedaba acreditado el uso de la marca española tridimensional a través del uso de la marca comunitaria no. 8566176, es decir la marca compuesta por la apariencia de la galleta y la inclusión de la denominación Oreo. Por todo ello, la sentencia revoca la marca tridimensional española titularidad de Kraft por falta de uso.
El Tribunal Supremo considera que la presencia de la denominación Oreo no constituía solamente un elemento que alteraba el carácter distintivo de la marca tridimensional contestada, sino que concentraba también la distintividad de la marca comunitaria únicamente usada por Kraft.
Es cierto que de la STJUE “Specsavers” se desprende que la inclusión de una denominación en un signo vacío puede normalmente alterar el carácter distintivo del signo. Sin embargo es igualmente necesario averiguar si dicho signo por si solo puede ser percibido como marca por el consumidor relevante, y si la antedicha inclusión de una denominación no conlleva una alteración significativa de la distintividad del signo a la hora de valorar su uso efectivo.
Posiblemente, el Tribunal Supremo entendió que, en contra de la presunción de una distintividad mínima de cualquier marca registrada, el consumidor español no puede reconocer la forma de la galleta Oreo como un signo distintivo de origen empresarial por su escasa fuerza distintiva derivada, según la apreciación del alto tribunal, solamente del troquelado de la superficie de la galleta.
Consiguientemente, es posible que el Tribunal Supremo haya llevado acabo un juicio de valor sobre el grado de distintividad de la marca tridimensional contestada sin atreverse a considerar si, frente al uso de la marca comunitaria no. 8566176, el consumidor español viendo una galleta tipo sándwich con relleno de crema y caracterizada por el mismo troquelado que la marca española contestada pudiera reconocer que se tratara de un producto de Kraft.