Caso Donna Karan. El Tribunal Supremo concede indemnización de daños y perjuicios en casos de nulidad de marca aun sin concurrir mala fe
Aunque ya tiene un poco de tiempo, en Salvador Ferrandis and Partners nos ha parecido muy interesante la sentencia del Tribunal supremo de 4 de abril d 2012 en el asunto “Donna Karan”. En ella, el Tribunal supremo modifica su jurisprudencia anterior y otorgar una indemnización de daños y perjuicios por la utilización de una marca declarada nula aún sin concurrir mala fe.
De cara a resumir los hechos que sirven de supuesto factico a esta sentencia, el caso en cuestión afecta a The Donna Karan Company y Gabrielle Studio Inc. (poseedores de registros de marca comunitaria sobre la denominación DKNY) como demandantes y recurrentes de una parte, y a Grupo NKY y Cebai Accesories (poseedores de tres registros de marca nacional sobre las denominaciones Grupo NKY y Grupo NKY Exchange) como demandados. La cuestión versa principalmente sobre la nulidad de los registros de los demandados así como la infracción de las marcas prioritarias de las demandantes.
En primera instancia se solicitan, entre otras, acción de nulidad de las marcas del demandado e infracción de las del demandante, con la consiguiente indemnización por daños y perjuicios, pretensiones ambas que son concedidas.
En Apelación, si bien no se discute la nulidad de las marcas en cuestión, se niega que el uso de las mismas por los demandados constituya infracción alguna por considerar el Tribunal que “los demandados estaban amparados por los asientos extendidos a nombre de uno de ellos, pues no habían hecho otra cosa que utilizar unos signos concedidos, en ejercicio de la facultad que al titular reconocía el artículo 34, apartado 1, de la Ley repetida 17/2001”. “Como consecuencia del fracaso de la declarativa de violación de marca prioritaria” el Tribunal desestima igualmente la pretensión de daños y perjuicios añadiendo además que “en todo caso, … el demandado no había actuado de mala fe”
En este segundo argumento -no existencia de mala fe- el Tribunal de apelación emplea la doctrina “qui iure suo utitor, neminem laedit” establecida en la sentencia 74/2007 que establece que el registro de una marca, a pesar de su posterior anulación, justifica el uso que se hubiera realizado hasta la fecha de la declaración de nulidad, y exime del pago de indemnizaciones por el uso realizado hasta esa fecha, salvo el caso en el que se hubiera estimado la mala fe del demandado en el registro. O en otras palabras, la no existencia de mala fe en el resgitro actúa de modo automático negando la procedencia de indemnización alguna en casos en que se declara la nulidad de un registro de marca.
Recurrido el fallo del tribunal de apelación, el Supremo casa la decisión en los dos puntos controvertidos, y pasa a razonar respecto a los mismos del siguiente modo:
1. Existe infracción de las marcas de la demandante; esto se argumenta en función de la eficacia “ex tunc” de la nulidad de las marcas del demandado ex Art 54 Ley de Marcas (LM); en este punto el Tribunal se desmarca de la interpretación dada en apelación, y concluye que el título de marca del demandado no ampara una potencial infracción en tanto que se haya declarado la nulidad de dicho registro. En palabras del Tribunal, “los asientos practicados a favor de dicho titular, al ser anulados, no pueden justificar el uso de los signos a que se refieren, dado que nunca fueron válidos.”
2. Respecto a los daños y perjuicios, el Supremo se aleja igualmente de la argumentación de la sentencia de apelación. Así, el Alto Tribunal, reinterpreta la doctrina aplicada anteriormente en esta materia según la cual los daños y perjuicios son solamente reclamables cuando hubiera sido declarada la mala fe del titular de la marca registrada que posteriormente se anula. En estos términos y tal como concluye en la propia Sentencia, aun a falta de darse mala fe procederá la correspondiente indemnización de daños siempre que concurra alguno de los requisitos generales que a tales efectos establece el art 42 LM.
En base a este razonamiento- y dado que en el caso en cuestión la conducta infractora podía subsumirse en el literal del apartado segundo del art 42 LM- el Tribunal casa la sentencia recurrida en este punto y declara, a pesar de la inexistencia de mala fe, la procedencia de indemnización por daños y perjuicios.