Caso Loubotin: Las suelas rojas sacan los colores a YSL en EEUU
El pasado 5 de Septiembre la justicia norteamericana dio por fin respuesta al litigio que desde hace tiempo viene enfrentando a Loubotin contra Yves Saint Laurent (YVS) en relación al uso por ambas firmas de suelas de color rojo en diversos modelos de zapatos de alta gama.
En Abril de 2011 Christian Loubotin, famosa por el uso de suelas de color rojo en sus modelos de zapatos (elemento protegido como marca registrada) demandó a YVS por infracción marcaria. La demanda tuvo como fundamento el uso por parte de la demandada de suelas de color rojo en diversos modelos de su nueva colección, concretamente los Tribute, Tribtoo, Palais y Woodstock.
En la instancia se denegó la pretensión de Loubotin de bloquear la comercialización de todos aquellos zapatos de YSL que usaran el color rojo en sus suelas . Como base para esta decisión el Juez concluyo que un color como tal, tomado individualmente, no puede ser considerado nunca como marca en el mundo de la moda. Parece que la justificación que el juez uso a la hora de fundamentar esta decisión radica en la idea de no bloquear el uso de colores básicos dentro de un sector como el de la moda donde dichos colores son de obligado uso para alcanzar un determinado éxito comercial. Por ello, dice la sentencia, un color “sin limitación alguna” no puede monopolizarse en esta industria.
Esta decisión fue ampliamente debatida y dio como resultado varias declaraciones (INTA y Tiffanys) que argumentaban, en contra de la misma, que dicha decisión no estaba fundamentada a la luz de jurisprudencia previa en la materia.
Loubotin recurrió la decisión ante la Corte de Apelación del Segundo Circuito, que tras estudiar las pruebas presentadas por las partes (entre las que se incluían numerosos estudios de mercado y encuestas aportadas por Loubotin) y una vez analizada la situación, concluyó en su sentencia de 5 de Septiembre que el razonamiento de primera instancia de que un color básico nunca puede considerarse como marca en la industria de la moda era erróneo.
A lo largo de su decisión, la Corte de Apelación desarrolla la idea de que en casos como éste, un determinado color puede adquirir capacidad distintiva y por tanto ser considerado como marca a través de la figura del secondary meaning.
El tribunal no entra a considerar la dificultad de desarrollar esta cualidad, más bien se limita a analizar la documental aportada por Loubotin, para finalmente concluir que ,efectivamente, en este caso concreto el color rojo para suelas de zapatos ha desarrollado una evidente capacidad distintiva y por tanto merece plena protección a través del derecho de marcas.
Sin embargo, el Tribunal matiza esta conclusión (distintividad sobrevenida de las suelas rojas). No cualquier uso de una suela roja merece la protección que hemos mencionado anteriormente. Esta capacidad distintiva sólo se ha desarrollado para zapatos cuyo color (al margen de la suela) no sea el rojo. Es decir, el Tribunal hace especial énfasis en la relevancia del contraste entre el color de las suelas y el del resto del cuerpo del zapato. Sólo en estos casos se considera que las suelas de color rojo merecen plena protección como marca.
En este caso en concreto los modelos supuestamente infractores de YSL no presentaban este contraste cromático, de modo que tanto el cuerpo del zapato como su suela eran rojos.
Es por esto que, habiendo afirmado el carácter distintivo del color rojo para suelas, en el supuesto en cuestión, no se puede impedir la comercialización de los zapatos de YSL puesto que no existe el contraste cromático mencionado, requisito indispensable para que la protección de marca sea efectiva.
Este caso tiene su contrapartida, en términos de registro de marca (no de infracción, al menos hasta donde tenemos conocimiento) en la decisión R2272/2010-2 de la sala de Recurso de la OAMI. Esta decisión versa sobre la solicitud de marca comunitaria de Loubotin, consistente precisamente en la suela roja para zapatos de tacón.
Dicha solicitud fue denegada en un primer momento en base al Artículo 7 (1) (b) del Reglamento de Marca Comunitaria.
En el Recurso ante la Sala correspondiente de la OAMI, se llegó a la conclusión de que la decisión de denegar la inscripción de dicha marca había sido errónea. El signo en cuestión se aleja significativamente de las practicas habituales del sector (las suelas para zapatos de tacón suelen ser siempre negras, marrones o de color beige). Asi pues, el uso de suelas rojas es distintivo a efectos de posibilitar el registro.