¿Cuál es el alcance de la “indemnización razonable” por infracción de marca prevista en el art. 9.3 RMUE? STJUE de 22 de junio 2016, C-280/15, “Nikolajeva”
Nuria Ruiz
A raíz de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Primera Instancia de Harju, Estonia, el TJUE se pronunció el pasado 22 de junio de 2016 sobre el alcance y contenido de la indemnización razonable prevista en el art. 9.3 del Reglamento 207/2009 sobre la marca de la Unión Europea (RMUE), para el supuesto en el que la infracción de marca se produce entre el momento de la publicación de la solicitud y la fecha de registro del derecho.
El artículo mencionado dispone que “El derecho conferido por la marca comunitaria solo se podrá oponer a terceros a partir de la fecha de publicación del registro de la marca. Sin embargo, podrá exigirse una indemnización razonable por hechos posteriores a la publicación de una solicitud de marca comunitaria que tras la publicación del registro de la marca, quedarían prohibidos en virtud de esta publicación. El Tribunal al que se acuda no podrá pronunciarse sobre el fondo hasta la publicación del registro”. De este modo, se permite que el titular de la solicitud pueda hacer valer los intereses económicos que ya existen en este momento inicial del procedimiento de registro, a pesar de no disponer aún de un derecho de exclusiva sobre la marca. En efecto, tal y como el propio Tribunal señala en su sentencia, una solicitud de marca puede ya ser objeto de cesión, constitución de derechos reales o licencia, y por tanto tiene un valor económico propio que no debe quedar desprotegido.
En el caso que nos ocupa, Irina Nikolajeva, demandante y titular de una marca comunitaria alegaba que una empresa estonia había estado usando ilícitamente su marca como “término de búsqueda oculto” durante un determinado periodo de tiempo, que incluía los meses previos al registro efectivo. La demandante planteó tres pretensiones ante los Tribunales estonios:
- La declaración de existencia de una violación de marca
- El pago de una compensación por la ventaja obtenida indebidamente por medio de la violación de marca alegada
- El resarcimiento por el perjuicio no patrimonial, bajo el argumento de que la interposición de la demanda y la instrucción de un procedimiento penal le habían causado daños psíquicos.
Las cuestiones prejudiciales planteadas en este asunto por el Tribunal estonio se refieren, como ya anunciábamos, a la interpretación del artículo 9.3 RMUE, siendo el principal punto de interés la determinación de los costes e indemnizaciones que comprende esta “indemnización razonable”, y en concreto si puede o no englobar daños no patrimoniales.
Siguiendo la opinión del Abogado General Wathelet, el TJUE ha declarado que “la protección que adopta la forma de una indemnización razonable a efectos del artículo 9, apartado 3, segunda frase del RMUE, (…) debe, por su naturaleza, ser más limitada que la protección de la que disfruta el titular de la marca por hechos posteriores a la fecha de registro de ésta, dado que el interés a proteger en virtud de una solicitud de marca es inferior a aquel del que debe disfrutar la marca tras su registro”.
Para la determinación de esta cuantía, el TJUE recuerda que resultará de aplicación la remisión a los derechos nacionales del Art. 101.2 RMUE, en defecto de norma comunitaria. Sin embargo, el Tribunal va un paso más allá en la definición de este concepto, relacionando el art. 9.3 RMUE con el art. 13 de la Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Este artículo establece criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios en supuestos de violación de marca, distinguiendo dos supuestos:
- «Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción
(…)
- Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrá ser preestablecidos”
Pues bien, a pesar de que esta norma se refiere a los supuestos de violación de marcas ya registradas, el Tribunal, siguiendo una vez más las conclusiones del Abogado General, la utiliza como guía para los órganos nacionales, declarando que “la reparación exigible en virtud de la indemnización razonable no puede ser superior a la indemnización reducida prevista en el artículo 13 apartado 2 de la Directiva 2004/48”.
Finalmente y respecto a los daños no patrimoniales, quedan excluidos por el Tribunal del concepto de indemnización razonable, señalando que “procede por tanto adoptar el criterio relativo a la recuperación de los beneficios y excluir de la indemnización del perjuicio más amplio que puede haber sufrido el titular de la marca de que se trata debido a su utilización y que podría incluir, en particular, el daño moral”.
En definitiva, con este pronunciamiento se da un paso más (aunque dista de ser el último) hacia la armonización en materia de indemnización por infracción marcaria, ofreciendo a los jueces nacionales un criterio adicional para su determinación.