El Abogado General entiende que una filial debe considerarse establecimiento a los efectos del Reglamento de Marca de la UE
El 12 de enero de 2017, el Abogado General (AG) Evgeni Tanchev publicó sus conclusiones generales sobre el caso C-617/15 “Hummel Holding” relacionada con el concepto de “establecimiento en un estado miembro” conforme al artículo 97 del Reglamento 207/2009 de marca de la UE (RMUE).
El caso se refiere a una acción de infracción iniciada por Hummel Holding, una empresa danesa, ante los Tribunales alemanes contra Nike Inc. (EEUU) y Nike Retail BV (Países Bajos). Entre otras medidas, Hummel Holding solicita que se prohíba a Nike Inc. la importación, exportación, publicidad, ofrecimiento para su venta y puesta en el mercado de los productos afectados en todo el territorio de la Unión Europea.
La cuestión es que, de acuerdo con el artículo 97 del RMUE, para que los tribunales alemanes sean competentes respecto de una infracción llevada a cabo en todo el territorio de la UE, el demandado debe estar domiciliado en Alemania o tener un establecimiento en dicho país. Si ese no fuera el caso, la competencia de los tribunales alemanes estaría limitada a la infracción cometida en Alemania (art.97.5). Nike Inc. tiene su domicilio en los EEUU. No obstante, posee una filial en Alemania, Nike Deutschland GmbH (una “filial de segundo nivel jurídicamente independiente”). En su cuestión prejudicial el tribunal alemán pregunta si una sucursal tal puede ser considerada un “establecimiento” en el sentido del artículo 97.1 del RMUE.
Por un lado, el AG opina que los tribunales no pueden referirse a su ordenamiento jurídico nacional para interpretar el término “establecimiento”. Se requiere una interpretación autónoma del término para el RMUE.
Por otro lado, al objeto de establecer una interpretación autónoma, el AG entiende que la gran mayoría de las sentencias del TJUE que versan sobre la interpretación del término “establecimiento” en el marco del artículo 7.5 del Reglamento 1215/2012 (Reglamento Bruselas I) no puede aplicarse por analogía al art.97 del RMUE. Ello va en la línea de la sentencia del TJUE de 5 de junio de 2014, C-360/12, “Coty Germany” en la que el Tribunal entendió que los criterios interpretativos del Reglamento Bruselas I no se aplican necesariamente al RMUE.
Por último, en opinión del AG, la noción autónoma de “establecimiento” en el sentido del artículo 97 del RMUE debe incluir a una filial como Nike Deutschland GmbH siempre y cuando:
- La filial actúe como “centro de operaciones” en la UE de la compañía matriz extranjera. Este es el caso cuando la filial tiene una gestión propia y se encuentra materialmente equipada para tratar directamente con la empresa matriz extranjera. El hecho de que los directores de la filial no sean los mismos que los de la compañía matriz, es irrelevante.
- Existencia de una “apariencia de permanencia”. La filial debe verse como una extensión de la compañía matriz. Esto implica que debe existir cierto grado de dependencia y obediencia por parte del establecimiento respecto de la compañía matriz.
La interpretación propuesta por el AG favorece la efectiva protección de marcas de la UE en el sentido de que incrementa las opciones de fórum shopping para la iniciación por parte de los titulares de marcas de la EU de acciones por infracción paneuropeas. Sin embargo, en nuestra opinión, se daña la predictibilidad de los fundamentos de la competencia. De hecho, en contra de las declaraciones del TJUE en relación al artículo 7.5 del Reglamento Bruselas I, para presentar una demanda ante el tribunal donde se encuentra domiciliado el establecimiento (filial) no se requiere que la infracción haya surgido “fuera de las operaciones de dicho establecimiento”. Veamos si el TJUE está de acuerdo con la posición del AG.