El Tribunal General dicta una nueva sentencia sobre registro de diseños industriales en dispositivos de limpieza
Recientemente, la sala séptima del Tribunal General (TG) adoptó su sentencia de 25 de abril, T-55/12, «Su-shan Chen«, la cual tiene que ver con una solicitud de nulidad de un diseño comunitario, consistente en un aparato de limpieza y el cual incorporaba una marca comunitaria tridimensional anterior.
Los hechos sucedieron de la siguiente manera:
Su-Shan Chen solicitó el 24 de octubre de 2008 el registro de un diseño comunitario (DC), el cual fue registrado con el número 1027718-0001. Este es el DC controvertido.
El 6 de octubre de 2009, AM Denmark A/S interpuso una acción de nulidad contra dicho DC, sobre la base de que éste incorporaba una marca comunitaria (MC) tridimensional, concretamente la CTM Núm. 5.185.079, registrada para las clases 3 y 21 y la cual tenía carácter distintivo, según el artículo 25(1)(e) del Reglamento 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
Mediante decisión de fecha 17 de septiembre de 2010, la División de Nulidad de la OAMI estimó la solicitud de nulidad sobre la base del artículo 25(1)(e) del mencionado Reglamento.
La solicitante recurrió la decisión en cuestión con base, en primer lugar, en la infracción del artículo 25(1)(e) del Reglamento 6/2002 y en una incorrecta interpretación del concepto de “uso”; y, en segundo lugar, sobre la base de infracción del artículo 9(1)(b) del Reglamento 207/2009, de Marca Comunitaria.
En la base del presente conflicto, subyace la siguiente cuestión: ¿supone la incorporación de una marca comunitaria tridimensional anterior en un diseño comunitario posterior “un uso no autorizado” de dicha marca y por lo tanto, un acto de infracción de acuerdo a sistema marcario actual?
La solicitante afirmó que no se estaba llevando a cabo uso alguno de la marca comunitaria tridimensional anterior, debido a que había elementos o rasgos añadidos al diseño comunitario y había otros (que se daban en la MC tridimensional) que no se daban en el mismo. También, Su-Shan Chen alegó que las proporciones, la forma geométrica y las dimensiones del CD controvertido, eran diferentes de aquellas presentes en la MC tridimensional, produciendo como consecuencia de ello una impresión general distinta en el consumidor, por lo que no podría infracción conforme al sistema actual.
En su sentencia, el TG sostuvo que los elementos o características añadidas al DC posterior así como las diferencias con respecto a la MC tridimensional tenían una “importancia secundaria” y por lo tanto, dichas diferencias no podían dominar en la impresión dejada por el DC controvertido en el consumidor. Por ello, unido al hecho de que el consumidor retiene solamente una memoria imperfecta de los signos, el TG concluye que el consumidor no será capaz de percibir los ligeros cambios introducidos en el DC posterior, con respecto a la MC tridimensional anterior. Siguiendo con este razonamiento el TG afirmó que el art. 25(1)(e) del Reglamento 6/2002 no debía ser interpretado en el sentido de que un DC posterior debería reproducir “en su integridad” una MC (la 3D-MC en el caso que nos ocupa) para que exista infracción conforme a la ley marcaria vigente.
En lo que se refiere a la infracción del art. 9(1)(b) del Reglamento 207/2009, la solicitante puso de relieve dos argumentos: (1) que el DC controvertido no podía ser percibido por el consumidor como una indicación de su origen empresarial y (2) que la MC tridimensional anterior y el DC controvertido no eran similares, y que por lo tanto no se podía dar riesgo de confusión alguno.
En lo que a la similitud de los signos se refiere, el TG examinó, en primer lugar, los productos involucrados y sentenció que toda vez que el utensilio de limpieza en el que el DC controvertido iba a incorporarse, estaba incluido en la lista de productos y servicios para los que la MC tridimensional estaba registrada, éstos eran idénticos. Si bien es cierto que la MC tridimensional tenía un bajo grado de carácter distintivo, todavía se podía considerar que existía riesgo de confusión sobre la base de que, en particular, la similitud entre los productos y servicios para los que se había buscado protección en el momento del registro.
Desde Salvador Ferrandis y Asociados consideramos que el TG acertó en su sentencia, al considerar que existía riesgo de confusión del art. 9(1)(b) RMC, a pesar de que el carácter distintivo de la MC tridimensional anterior no era elevado, entre otros aspectos. Queda por ver cómo las observaciones vertidas por el TG son consideradas por los Tribunales en futuras controversias.