El uso comercial efectivo como prueba del aprovechamiento indebido – A propósito de la STG «Master-Cola»
En el presente post queremos revisar la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 diciembre 2014, T-480/12, “Master-Cola”. A pesar de su antigüedad, consideramos que se trata de una decisión de gran calado. Como se recordará en ella el tribunal considera pertinente la prueba del uso comercial efectivo de una marca solicitada a los efectos de acreditar el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de marcas anteriores sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 207/2009 (RMC).
Los hechos fueron los siguientes:
La sociedad Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) presentó la solicitud de registro de marca comunitaria (MC) figurativa “MASTER” ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) para las clases 29, 30 y 32 del Nomenclátor Internacional.
The Coca-Cola Company se opuso al registro de dicha marca comunitaria para todas las clases basándose en cuatro marcas figurativas anteriores “COCA-COLA” protegidas para idénticos y similares productos y servicios. Los motivos invocados en apoyo de la oposición fueron los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b) y en el artículo 8, apartado 5 del RMC.
A continuación se muestran las marcas enfrentadas:
La División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad así como el posterior recurso que la oponente interpuso ante la misma oficina, motivo por el cual The Coca-Cola Company decidió llevar el caso al Tribunal General, actuando la OAMI como demandada y la solicitante como parte coadyuvante.
Una vez el caso en el Tribunal General, la demandante planteó un único motivo, articulado en dos partes, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del RMC.
Por lo que se refiere a dicho artículo, la OAMI consideró en primer lugar que, aun teniendo en cuenta el renombre de las marcas anteriores y la identidad de los productos y servicios, no procedía su aplicación porque no existía similitud alguna entre los signos en liza, ya que consistían en denominaciones absolutamente distintas (MASTER/COCA-COLA). El Tribunal General, determinó que sí existía similitud suficiente entre los signos a los efectos de aplicar el artículo 8, apartado 5 del RMC, pues la misma Sala de Recurso de la OAMI había admitido la existencia, cuando menos, de cierto grado de similitud entre ellos en relación con el “rabo” similar de las letras “c” y “m” y a que, por otra parte, ambos signos utilizasen una caligrafía spenceriana similar. Además, añade el tribunal, a pesar de que en principio los elementos denominativos deban ser considerados más distintivos que los figurativos, este principio sufre excepciones según las circunstancias, como finalmente fue considerado en este caso.
En segundo lugar, y este es el punto que aquí en particular nos interesa, la parte demandante aportó prueba relativa al uso comercial por parte de la coadyuvante de la marca cuyo registro se solicitaba, que fue rechazada por la OAMI en base a que, en el contexto del artículo 8, apartado 5, del citado Reglamento, solo se debe considerar la marca tal y como se solicita en el registro. Dicha prueba consistía en capturas de pantalla impresas desde el sitio de Internet de la coadyuvante que mostraban bebidas no alcohólicas con la marca “Master” junto con otros elementos, de tal modo que la impresión global dimanante del producto envasado se parecía a la que presentaba un producto Coca-Cola típico.
Pues bien, según jurisprudencia reiterada, a la conclusión de un riesgo de aprovechamiento indebido puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades, siempre que no se limiten a meras suposiciones, y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto. En opinión del Tribunal General, “esta jurisprudencia en modo alguno limita sólo a la marca solicitada los elementos pertinentes que deben considerarse a los efectos de acreditar el riesgo de parasitismo, a saber, aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, sino que también permite que se tengan en cuenta todos los elementos de prueba destinados a realizar dicho análisis probabilístico en relación con las intenciones del titular de la marca solicitada y, con más razón, elementos de prueba relativos al uso comercial efectivo de la marca solicitada”.
Esta interesante sentencia contradice sin duda el proceder habitual de las oficinas de registro, las cuales parecen haber adoptado la norma de no considerar más que las marcas tal y como están registradas a la hora de resolver los conflictos que se les plantean, siendo a nuestro entender este proceder inadecuado cuando es aplicado de forma automática sin atender a las particulares circunstancias de cada caso.
Después de esta sentencia que parece dar luz a una cuestión controvertida, hasta ahora no aclarada del todo, queda por ver cómo aplicarán los tribunales y las oficinas de registro en el futuro las observaciones del Tribunal General.