¿Es necesario el uso de una marca comunitaria en más de un Estado Miembro para que exista un uso efectivo?
Son muchas las ventajas que ofrece un registro de marca comunitaria en comparación con un registro nacional si tenemos en cuenta, especialmente, que en el caso de marcas comunitarias, con una única solicitud, podemos obtener protección marcaria en 28 países de una vez, evitando tener que acudir una a una a las oficinas nacionales.
Sin embargo, con motivo de la decisión dictada el pasado 29 de junio por la High Court of Justice de Reino Unido en el caso “Sofa Workshop Ltd v. Sofaworks Ltd”, [2015] EWHC 1773 (IPEC) (en inglés), se hace necesario más que nunca plantearse, antes de optar por el registro de una marca comunitaria, si realmente pretendemos usar nuestro signo en más de un país de la Unión Europea o no, pues el mencionado tribunal ha considerado que el uso en un único Estado miembro no constituye per se un uso efectivo en la Unión Europea.
A continuación se relatan los hechos del caso en cuestión:
La demandante (Sofa Workshop Ltd, en adelante Sofa Workshop) es una empresa dedicada a la venta de sofás y otros muebles, y titular de dos marcas comunitarias denominativas (SOFA WORKSHOP) registradas para distintos bienes y servicios relacionados con muebles y artículos similares.
La demandada (Sofaworks Ltd, en adelante Sofaworks) se dedica también a la venta de muebles.
Sofa Workshop demanda a Sofaworks por infracción de sus dos marcas comunitarias, así como por passing off.
En su contestación a la demanda, Sofaworks solicita (i) la nulidad de las marcas de la demandante en base a los artículos 7(1) (b) y (c) del Reglamento 207/20009 sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC) por carecer las mismas de carácter distintivo y por ser descriptivas, y en todo caso solicita (ii) la declaración de caducidad de dichas marcas por falta de uso de conformidad con el artículo 51 del RMC.
Pues bien, en relación a la caducidad por falta de uso de las marcas comunitarias de la demandante, el Juez Hacon, interpretando las respuestas ofrecidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia de 19 diciembre 2012, C-149/11, “Leno Merken BV v Hagelkruis Beheer BV” determina lo siguiente:
- En primer lugar, el Juez interpreta que, con respecto a las marcas comunitarias, la extensión geográfica del uso es, en líneas generales, crucial: debe extenderse al menos más allá de las fronteras de un solo estado miembro. Esto no se aplica cuando el mercado para los bienes o servicios está restringido a un solo estado miembro.
- En consecuencia, de cara a mantener una marca comunitaria, debe requerirse alguna prueba que acredite que la marca ha sido utilizada para crear o mantener una participación en el mercado relevante para los bienes o servicios en cuestión en un territorio que se extienda más allá de un estado miembro.
Esta interpretación parece que choca con las declaraciones del TJUE en el caso referenciado de «Leno Merken», cuando estableció que “la cuestión de si ha existido uso efectivo en la comunidad no se debe abordar desde la perspectiva de si ha existido un uso de la marca en más de uno, dos o cualquier otro número de países miembros. Las fronteras territoriales no deben tenerse en cuenta.”
Sin embargo, el Juez ingles Hacon continúa diciendo en su decisión que, de hecho, la lógica de no tener en cuenta fronteras territoriales sugiere que en algunas circunstancias puede ser necesario haber utilizado la marca en más de dos estados miembros, dependiendo del tamaño del mercado para los bienes o servicios en cuestión en comparación con el mercado comunitario en su conjunto.
Sin duda, si esta interpretación de la STJUE “Leno Merken» es refrendada en el futuro por otros tribunales nacionales, llegándose a convertir en un criterio de general aplicación, se otorgaría mayor certeza a los titulares de marcas en cuanto a la delimitación de lo que debe entenderse por uso efectivo en la comunidad. Pero al mismo tiempo puede resultar peligroso aplicar una regla semejante de manera sistemática, por cuanto la extensión territorial del uso de la marca es solo un criterio más a valorar para determinar la existencia o no de uso efectivo. Otras circunstancias relevantes a valorar en este sentido son, por ejemplo, las características del mercado afectado, la naturaleza de los bienes y servicios en cuestión y la frecuencia y regularidad del uso.