La protección jurídica de las marcas “zombi”
Un tema de actualidad entre la doctrina y la practica en materia de marcas es el relativo a las marcas “zombi” como ilustrativas de los límites existentes entre el derecho de marcas y la competencia desleal.
Este tipo de marcas también se denominan en la literatura jurídica marcas fantasma o marcas huérfanas, sin embargo, preferimos el uso del término marca “zombi” porque es la que, en nuestra opinión, mejor describe su realidad: marca muertas y en desuso que siguen vivas en la mente del consumidor debido al renombre alcanzado durante su vida. Dentro de esta categoría podríamos encontrar marcas tales como HISPANO-SUIZA o SIMCA en relación con automóviles o PRYCA, CONTINENTE o GALERÍAS PRECIADOS que identificaban cadenas de supermercados y grandes almacenes que a día de hoy siguen siendo recordados.
Jurídicamente hablando nos encontramos en un supuesto en el que los titulares han dejado de usar comercialmente la marca y o bien, éstas han sido declaradas por un juez caducadas por falta de uso, o bien su titular decide renunciar a ellas o dejar de renovarlas. En ambos casos la consecuencia jurídica sería la de la cancelación de la marca del registro encontrándose la misma en el dominio público y, por tanto, disponible para ser registrada por cualquier tercero.
Las marcas denominadas “zombi” tienen un alto valor comercial precisamente por el mantenimiento de su renombre en el tiempo y por este motivo, en el caso de ser nuevamente registradas por un tercero, esa reputación superviviente se asociaría con el titular originario de la marca de manera que su uso podría llegar a causar confusión a los consumidores respecto del verdadero origen empresarial de los bienes y servicios designados con la nueva marca.
En vista de que la cancelación de la marca significa la pérdida por parte del titular de los derechos de propiedad y de exclusiva que ostentaba sobre la mismas, las marcas “zombi” no pueden ampararse en la protección que dispensa el régimen marcario siendo de aplicación en estos supuestos el principio de complementariedad relativa que regula las relaciones entre el sistema marcario y el de competencia desleal. En virtud del referido principio, resulta posible acudir a la normativa de competencia desleal para impedir a terceros la utilización desleal o anticompetitiva de signos no susceptibles de ser protegidos como marcas o que no cumplan todos los requisitos necesarios para obtener su protección.
A efectos de ilustrar cómo opera el derecho de competencia desleal donde no es de aplicación el derecho de marcas, cabe traer a colación la Sentencia num. 51/2014 de 12 de febrero 2014, dictada por la Sección 15 ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (CENDOJ: ECLI:ES:APB:2014:710).
En el referido asunto la Audiencia desestimó todas las acciones de naturaleza marcaria planteadas por el titular originario de la mítica marca de coches HISPANO-SUIZA (infracción, nulidad y reivindicatoria) frente al registro por parte de un tercero de la referida marca y su posterior uso. Cabe destacar que si bien el titular originario de las marcas HISPANO-SUIZA mantenía en vigor algunas de sus marcas sobre las que basaba sus acciones, varias de ellas habían sido caducadas judicialmente por entender que estaban en desuso desde hace más de 70 años para fabricar, vender y reparar vehículos.
No obstante, la Audiencia estimó la acción de cesación articulada con motivo de la concurrencia de actos de competencia desleal consistentes en actos de confusión, actos de explotación de la reputación ajena y actos de publicidad desleal por la presentación de un vehículo de la demandada en el Salón del automóvil de Ginebra junto a un vehículo de la titular originaria junto con la expresión “el renacimiento de una leyenda” y la utilización en publicidad de otros signos asociados con el mítico automóvil.
En este sentido son destacables las conclusiones del Tribunal que confirman la posibilidad de que un signo pueda mantener su reputación en el mercado a pesar de estar en desuso y ser merecedor de la protección que confiere la Ley de Competencia desleal:
“La reputación es el prestigio que ostenta en el mercado un producto o servicio. Es obvio que su existencia será tanto más fácil de acreditar si el mismo se encuentra presente en el mercado de forma activa. No obstante, de ello no se deriva que no pueda mantenerse el prestigio a pesar de que el producto o actividad ya no esté en el mercado o no lo esté de forma muy activa. En nuestro supuesto creemos que el prestigio se ha mantenido y precisamente por ello es por lo que las demandadas han tenido tanto interés en aproximarse (y pretender confundirse) a la actora, presentando su producto como continuador de los de la misma (…)”.
La prohibición de uso que establece la Sentencia no alcanza, sin embargo, al uso de la marca registrada HISPANO SUIZA como tal, sobre la que su titular ostenta plenos derechos, sino a su utilización junto con otros signos o de manera que puedan relacionar las prestaciones de las actuales titulares marcarias con los de la marca originaria.
En conclusión, si bien es posible el registro de marcas “zombi” por terceros, el derecho que al uso de las mismas confiere la Ley de Marcas viene limitado por el plus de protección que la Ley de Competencia Desleal ofrece y que impide que el uso de la marca se realice de forma desleal respecto de otros sujetos distintos al titular marcarios que participan en el mercado.