La reforma del sistema europeo de marcas: una mirada más cercana a los ’derechos de intervención’ como defensa
Como es conocido, el pasado 24 y 23 de Diciembre Se publicaron el Reglamento 2015/2424 (en adelante RMU) y la Directiva 2015/2436 que sustituirán al actual Reglamento 207/2009 (a partir de 23 de marzo de 2016) y a la Directiva 2008/95 (a partir de 12 de enero de 2016 y cuya transposición al derecho interno deberá tener lugar, en su mayor parte, antes de 14 de enero de 2019).
Los nuevos instrumentos introducen cambios importantes en el funcionamiento del sistema de marca comunitaria (a partir de ahora denominada marca de la Unión Europea, o marca de la Unión). En este post nos queremos referir a uno de ellos: el nuevo Art. 13 bis del RMU que establece, por primera vez, una norma sobre el conflicto entre una marca registrada con anterioridad y otra posterior en el marco de procedimientos de infracción.
Esta disposición consagra una especie de coexistencia legislativa de cara a procedimientos de infracción entre una marca UE anterior y una marca posterior, siendo esta última o bien una marca de la UE o bien una marca nacional. Esta disposición establece que, mientras que el titular de la marca anterior no tenga derecho a prohibir el uso de la marca posterior, debido a su consentimiento previo, aquiescencia, o al no uso de la marca anterior en el momento de la solicitud de la marca posterior, el titular de la marca posterior no tendrá derecho a prohibir el uso de la marca anterior.
La finalidad de esta nueva disposición es, tal y como expresa el considerando 22 del RMU “[…] garantizar la seguridad y salvaguardar los derechos de marca legítimamente adquiridos”. Para ello se entiende necesario “establecer, sin afectar el principio de que la marca posterior no puede ser ejecutada contra la marca anterior, que los titulares de marcas de la Unión Europea no deberían tener el derecho a oponerse al uso de una marca posterior cuando la marca posterior fue adquirida en un momento en que la marca anterior no podría ser ejecutada contra la marca posterior”.
Entre los varios supuestos en los que la referida disposición puede resultar aplicable, consideramos particularmente relevantes aquellos en los que el Artículo 13 bis debe aplicarse a la vez que el Art. 53.3 RMU.
Este último no ha sufrido variación en su redacción actual: “La marca de la UE no podrá declararse nula cuando, antes de la presentación de la solicitud de nulidad o de la demanda de reconvención, el titular de un derecho contemplado en los apartados 1 o 2 — es decir tanto el titular de una marca prioritaria como de un derecho anterior otorgado al amparo del Artículo 8(4) del Reglamento — hubiera dado expresamente su consentimiento al registro de esa marca”.
El punto clave en la interacción entre las disposiciones mencionadas es la definición y la interpretación de concepto de «hubiera dado expresamente su consentimiento” al registro de la marca posterior. Al respecto debe recordarse la relevancia de la STJUE de 20 de noviembre de 2001, C-414/99 a C-416/99, “Zino Davidoff”, en la que se establece que el consentimiento es expreso cuando el titular de marca manifiesta de forma inequívoca la voluntad de renunciar a sus derechos exclusivos.
Dicho lo anterior, nos importa destacar dos escenarios prácticos en los que puede resultar complicado decidir si el titular de la marca anterior ha otorgado su consentimiento. El primero se refiere al intercambio de correspondencia entre los titulares de marcas enfrentadas, y el segundo a posibles acuerdos de coexistencia concluidos entre los mismos, todo ello en el marco de las negociaciones previas a los procedimientos administrativos y/o judiciales que puedan interesales.
En cuanto a la primera situación, nos planteamos el caso de que el titular de una marca anterior haya contestado el registro de una marca posterior a la hora de su solicitud. En dicho escenario, es habitual que las partes entablen negociaciones para intentar solucionar el conflicto. En caso de que dichas negociaciones no llegaran a buen término es importante que el titular de la marca anterior termine la negociación enviando una comunicación de cierre en la que declara la ruptura de las negociaciones para evitar que se pueda entender que existe un consentimiento al registro de la marca posterior. Teniendo en cuenta que todavía no existen indicios que como se ha de interpretar el concepto de “consentimiento expresado”, con esta comunicación de cierre se evite que el titular de la marca posterior pueda plantear con éxito la defensa de los derechos de intervención si el titular de la marca anterior presentara demanda de infracción de marca.
En relación a acuerdos de coexistencia entre dos titulares de marcas en conflicto, en base al cual el titular de la marca anterior consiente el registro de la marca posterior pero impone una limitación al uso de dicha marca, para ciertas jurisdicciones o para algunas clases: ¿que ocurriría si el titular de la marca posterior incumple el contrato en relación con las prohibiciones de uso de su marca y el titular de la marca anterior, sin denunciar el contrato, presenta una acción por infracción? En tales circunstancias, el demandado podría invocar como defensa que el contrato sigue estando vigente y que, por lo tanto, sigue existiendo un “consentimiento expresado”. Para evitar esta posibilidad y defender adecuadamente los intereses de nuestros clientes, consideramos importante introducir en los acuerdos de coexistencia de marcas cláusulas contractuales de salvaguardia que establecen que en caso de incumplimiento contractual el consentimiento expresado para el uso de la marca posterior deja de tener validez. De esta manera, debería poderse concluir que se cierra toda posibilidad a que el titular de la marca posterior oponga con éxito sus “derechos de intervención” en un procedimiento de infracción.