“Pie Optiek” y el concepto de licenciatario de derecho anterior
En Salvador Ferrandis and Partners hemos recibido con agrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de Julio 2012, C-376/11, ”Pie Optiek”. En ella, el TJUE interpreta qué debe entenderse por “licenciatarios de derechos anteriores” en el sentido del artículo 12, apartado 2 del Reglamento 874/2004 que regula la adjudicación de nombres de dominio .eu.
Walsh Optical, sociedad estadounidense sin establecimiento alguno en la Unión Europea, titular de la marca Benelux Lensworld, realizó un contrato de licencia con Bureau Gevers, despacho belga encargado de gestión y asesoramiento en materia de propiedad intelectual. Dicho contrato establecía como objeto único del mismo que el licenciatario procediera a solicitar el nombre de dominio “lensworld.eu” en nombre propio pero por cuenta del licenciante. Con posterioridad a dicho registro y mediando la correspondiente remuneración, el licenciatario procedería a la transmisión de dicho nombre de dominio al licenciante.
En virtud de este acuerdo Bureau Gevers solicitó el día 7 de Diciembre de 2005 (fecha en la que según el capítulo IV del Reglamento 874/2004 comenzaba la primera fase del registro escalonado para el dominio “.eu”) el registro del nombre de dominio “lensworld.eu”, siendo éste concedido en fecha 10 de Julio de 2006.
Posteriormente, Pie Optiek, empresa belga titular de un registro de marca para el Benelux que incluye la denominación Lensworld, solicita de igual modo el registro del nombre de dominio “Lensworld.eu”. La solicitud es denegada por haberse ya registrado el mismo con anterioridad.
Con este supuesto entre manos, se le plantea al Tribunal si Bureau Gevers podía considerarse como “licenciatario de derechos anteriores” ya que en función del contrato de licencia solamente estaría legitimado a proceder al registro de dicho dominio no pudiendo realizar ningún otro uso de la marca como tal.
El TJUE reconoce que durante el periodo de registro escalonado sólo están legitimados para solicitar el registro de un dominio “.eu” los titulares de derechos anteriores que tengan su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión. No obstante lo anterior, el artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento 874/2004 amplía el círculo de personas legitimadas durante dicha fase de registro a los licenciatarios de derechos anteriores siempre que cumplan el requisito de presencia en el territorio de la Unión y posean en lugar del titular, por lo menos parcial o temporalmente, el derecho anterior de que se trate.
En opinión del TJUE resulta contrario a los objetivos de los Reglamentos 733/2002 y 874/2004 permitir al titular de un derecho anterior que dispone de la plena titularidad del mismo, pero no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión (Walsh Optical), obtener un nombre de dominio “.eu” en su favor a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente, de dicho derecho (Bureau Gevers).
Reforzando dicha conclusión, el Tribunal hace un análisis del contenido específico del supuesto contrato de licencia. En el mismo, y apoyándose en jurisprudencia anterior asentada en la STJUE de 23 abril 2009, C-533/07, “Falco Privatstiftung y Rabitsch” el TJUE, concluye que el contrato en cuestión debe considerarse un contrato de servicios y no de licencia. El contrato de licencia no exige obligatoriamente contraprestación económica mientras que el de servicios-como es el caso nos ocupa-sí que lo hace. Además el hecho de que el contrato no conceda ningún tipo de posibilidad de uso de la marca como tal también evita su calificación como contrato de licencia.
Por todo ello, el TJUE concluye que no se puede considerar como “licenciatario de derechos anteriores” a aquél que lo es en función de un pretendido contrato de licencia de marca a través del cual, como en el caso que nos ocupa, solo se le permite registrar un determinado dominio idéntico o similar a dicha marca sin que medie autorización a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.
En Salvador Ferrandis and Partners hemos recibido con agrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de Julio 2012, C-376/11, ”Pie Optiek”[SM1]. En ella, el TJUE interpreta qué debe entenderse por “licenciatarios de derechos anteriores” en el sentido del artículo 12, apartado 2 del Reglamento 874/2004 que[SM2] regula la adjudicación de nombres de dominio .eu.
Walsh Optical, sociedad estadounidense sin establecimiento alguno en la Unión Europea, titular de la marca Benelux Lensworld, realizó un contrato de licencia con Bureau Gevers, despacho belga encargado de gestión y asesoramiento en materia de propiedad intelectual. Dicho contrato establecía como objeto único del mismo que el licenciatario procediera a solicitar el nombre de dominio “lensworld.eu” en nombre propio pero por cuenta del licenciante. Con posterioridad a dicho registro y mediando la correspondiente remuneración, el licenciatario procedería a la transmisión de dicho nombre de dominio al licenciante.
En virtud de este acuerdo Bureau Gevers solicitó el día 7 de Diciembre de 2005 (fecha en la que según el capítulo IV del Reglamento 874/2004[SM3] comenzaba la primera fase del registro escalonado para el dominio “.eu”) el registro del nombre de dominio “lensworld.eu”, siendo éste concedido en fecha 10 de Julio de 2006.
Posteriormente, Pie Optiek, empresa belga titular de un registro de marca para el Benelux que incluye la denominación Lensworld, solicita de igual modo el registro del nombre de dominio “Lensworld.eu”. La solicitud es denegada por haberse ya registrado el mismo con anterioridad.
Con este supuesto entre manos, se le plantea al Tribunal si Bureau Gevers podía considerarse como “licenciatario de derechos anteriores” ya que en función del contrato de licencia solamente estaría legitimado a proceder al registro de dicho dominio no pudiendo realizar ningún otro uso de la marca como tal.
El TJUE reconoce que durante el periodo de registro escalonado sólo están legitimados para solicitar el registro de un dominio “.eu” los titulares de derechos anteriores que tengan su domicilio social, administración central o centro de actividad principal en la Unión. No obstante lo anterior, el artículo 12, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento 874/2004 amplía el círculo de personas legitimadas durante dicha fase de registro a los licenciatarios de derechos anteriores siempre que cumplan el requisito de presencia en el territorio de la Unión y posean en lugar del titular, por lo menos parcial o temporalmente, el derecho anterior de que se trate.
En opinión del TJUE resulta contrario a los objetivos de los Reglamentos 733/2002 y 874/2004 permitir al titular de un derecho anterior que dispone de la plena titularidad del mismo, pero no cumple el criterio de presencia en el territorio de la Unión (Walsh Optical), obtener un nombre de dominio “.eu” en su favor a través de una persona que cumple dicho criterio de presencia pero no dispone, ni siquiera parcial o temporalmente, de dicho derecho (Bureau Gevers).
Reforzando dicha conclusión, el Tribunal hace un análisis del contenido específico del supuesto contrato de licencia. En el mismo, y apoyándose en jurisprudencia anterior asentada en la STJUE de 23 abril 2009, C-533/07, “Falco Privatstiftung y Rabitsch” el TJUE, concluye que el contrato en cuestión debe considerarse un contrato de servicios y no de licencia. El contrato de licencia no exige obligatoriamente contraprestación económica mientras que el de servicios-como es el caso nos ocupa-sí que lo hace. Además el hecho de que el contrato no conceda ningún tipo de posibilidad de uso de la marca como tal también evita su calificación como contrato de licencia.
Por todo ello, el TJUE concluye que no se puede considerar como “licenciatario de derechos anteriores” a aquél que lo es en función de un pretendido contrato de licencia de marca a través del cual, como en el caso que nos ocupa, solo se le permite registrar un determinado dominio idéntico o similar a dicha marca sin que medie autorización a utilizarla comercialmente de conformidad con las funciones que le son propias.