Competencia de los tribunales en acciones declarativas de no infracción
El litigio que mantienen en diversos frentes el fabricante de automóviles BMW y Acacia Srl, fabricante de llantas, nos ha traído otro nuevo episodio, esta vez ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a propósito de la competencia para conocer de la acción declarativa de no infracción y la relación entre el Reglamento (CE) n.º 44/2001 sobre Competencia judicial en materia civil y mercantil y el Reglamento (CE) n.º 6/2002 sobre Dibujos o modelos comunitarios.
La tensión subyacente a este contencioso es que Acacia Srl intenta atraer el conocimiento del pleito al Tribunal de Nápoles, cuyas interpretaciones de las cuestiones sustantivas son más favorables a sus intereses, mientras que BMW intenta sustraer el caso de dicho Tribunal a toda costa.
Si la Sentencia del Tribunal Supremo español versaba sobre la indebida acumulación de acciones que realizó BMW para intentar que fuera el Tribunal de Diseño Comunitario (TDUE) español quien conociese del caso – como comentó nuestra abogada Nuria Ruiz aquí – la presente STJUE de 13 de julio de 2017 en el asunto C‑433/16 “BMW” deriva de una cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo de Casación italiano remitió al TJUE referida a la competencia (o no) del Tribunal de Nápoles para conocer de una acción declarativa de no infracción de diseño comunitario.
Las preguntas que el Tribunal italiano remite al TJUE son, de manera resumida, las siguientes:
- ¿Un excepción de falta de competencia de naturaleza prejudicial y supeditada a otras excepciones de carácter procesal puede entenderse cómo una aceptación de la competencia de un tribunal?
- Que el artículo 82.4 del Reglamento 6/2002 no contemple otros foros alternativos al domicilio del demandado ¿Implica una atribución exclusiva?
- ¿Son de aplicación las normas en materia de competencia exclusiva del Reglamento 44/2001 que no se hacen explícitamente extensivos a las acciones declarativas de no infracción – pero sí a otras acciones derivadas de DPI?
- ¿Es aplicable de manera general a las acciones declarativas de no infracción la jurisprudencia que nace de la STJUE de 25 de octubre de 2012 en el asunto C‑133/11 “Folien Fischer y Fofitec”? en concreto ¿son competentes los Tribunales de Diseño Comunitario (art 81 R. 6/2002), el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso (art 5.3 R. 44/2001) o queda a elección del demandante?
- ¿Existiendo conexidad, es posible una acumulación de acciones por competencia desleal a la acción declarativa de no infracción de la que conozca el tribunal competente para la primera en tanto su estimación presupone la estimación de la segunda?
- ¿Son ambas pretensiones un ilícito civil? En caso afirmativo ¿Podría esto condicionar la aplicabilidad de las normas de competencia judicial?
El TJUE responde a la primera pregunta en el sentido de que la excepción presentada por la demandada basada en la incompetencia del Tribunal descarta en cualquier caso que exista una aceptación tácita de la competencia del mismo, incluso en el supuesto de que la excepción se haga de manera cumulativa y aún subsidiaria a otras pretensiones.
Por otro lado, con respecto a las cuestiones segunda y tercera, el Tribunal entiende que en caso de que el demandado tenga domicilio en un Estado Miembro, las acciones declarativas de no infracción deberán entablarse ante el TDUE de dicho estado miembro, con las salvedades de la prórroga de competencia, litispendencia y/o conexidad de conformidad contempladas en los precitados Reglamentos.
Tras descartar en respuesta a la cuarta pregunta la aplicabilidad del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 – lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso- a las acciones declarativas de no infracción el TJUE responde a las preguntas quinta y sexta afirmando que la regla de conexidad establecida en el artículo 28.3 del Reglamento 44/2001 no es de aplicación a las pretensiones de declaración de abuso de posición dominante y de competencia desleal que están conexas a una acción declarativa de inexistencia de infracción de un diseño comunitario en tanto estimación de aquéllas presupone la estimación previa de la acción declarativa de inexistencia de infracción.