Cuatro recientes sentencias del Tribunal Supremo español en materia de marcas (IV): «Masaltos II»
El último de esta serie de cuatro post dedicada a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia de marcas está dedicado a la Sentencia 105/206 de 26 de febrero de 2016, «Masaltos II«. Esta resolución pone punto y final a la disputa que han venido manteniendo MAHERLO IBERICA, S.L. y CHARLET S.A.M. en relación con la supuesta infracción de la segunda de las marcas de la Unión Europea de la primera. Debe indicarse que la semana anterior a esta decisión, el Tribunal supremo adoptó otra sobre la infracción de la misma marca en Internet: «Masaltos I«.
El conflicto deriva del uso por parte de CHARLET de varios términos similares a las marcas registradas MASALTOS titularidad de MAHERLO como palabras clave (keywords) en un sistema de publicidad patrocinada/adwords para promocionar productos idénticos a los reivindicados por dichas marcas.
En términos sustantivos, la Sentencia no aporta mucho a la doctrina desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (principalmente en las STJUE de 23 marzo 2010, C‑236/08 a C‑238/08, “Google France” y de 22 septiembre 2011, C‑323/09 “Interflora”). En cualquier caso, incluimos a continuación unas breves notas en relación con los aspectos más interesantes de las conclusiones a las que llega nuestro Tribunal Supremo.
1.-El uso de una marca ajena como palabra clave en un sistema de referenciación como Google Adwords no es ilícito per se.
Solamente lo será si afecta a alguna de las funciones de marca (indicación del origen empresarial o función de inversión) o en el caso de marcas notorias, si con dicho uso se obtiene un provecho de su carácter distintivo o notoriedad o cualquiera de ambos conceptos se ven menoscabados.
Lo anterior puede parecer obvio, aunque en ciertas ocasiones nos hemos encontrado con comentarios y opiniones en sentido contrario, tanto de jurisprudencia como de compañeros de profesión.
Sin ir más lejos citamos la Sentencia número 165/2012 de 3 de julio del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante (AC 2013\2176) donde se determinó que existía infracción de la marca “BORNAY” por el mero uso de la misma como keyword, sin ni siquiera valorar si, en vista del anuncio patrocinado, la función de indicación del origen quedaba afectada (véase infra).
2.-Para determinar si la función de indicación del origen se ve importunada se debe acudir al anuncio patrocinado ya que la existencia de infracción depende en última instancia del literal del mismo.
Se menoscaba la función de indicación del origen cuando el anuncio que se muestra como consecuencia del uso de la marca ajena como palabra clave no permite o apenas permite al internauta normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios mencionados en el mismo proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a éste o si, por el contrario, proceden de un tercero.
Cuando el anuncio, pese a no sugerir la existencia de un vínculo económico, es tan impreciso sobre el origen de los productos o servicios que un consumidor sobre la base del enlace promocional y del mensaje comercial que lo acompaña, es incapaz de dilucidar si el anunciante es un tercero para el titular de la marca o si, por el contrario, está económicamente vinculado a éste, se impone también la conclusión de que dicha función de la marca resulta menoscabada
En el caso que ha derivado en la sentencia que comentamos el anuncio patrocinado era el siguiente:
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En función de lo que venimos afirmando, y tras analizar el texto de dicho anuncio se concluyó que no existía infracción alguna. El texto es claro, no sugiere asociación o vínculo con terceros y permite determinar que los productos provienen de un operador concreto.
En similares términos han resuelto ya nuestros Tribunales en ocasiones anteriores. Véase por ejemplo:
a. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª) núm. 279/2013 de 27 junio (ECLI:ES:APA:2013:2757) sobre la supuesta infracción de la marca “BORNAY”. El texto del anuncio patrocinado era el siguiente:
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La Audiencia Provincial, revocó la decisión de instancia (que como hemos adelantado obviaba el texto del anuncio), y consideró que dada la redacción del mismo, la función de indicación de origen no se veía afectada.
b. La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante núm. 169/2013 de 31 octubre (ECLI:ES:JMA:2013:446) sobre la supuesta infracción de la marca ORONA (fue apelada, y anulada, aunque no en relación con el pronunciamiento en materia de marcas). En este caso, el texto del anuncio patrocinado era el siguiente:
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El Juzgado consideró de nuevo que, dada la redacción del anuncio, la función de indicación del origen no se menoscababa.
3.- Relevancia de que en el texto del anuncio patrocinado se mencione la marca empleada como palabra clave
A la hora de determinar si la función de indicación del origen empresarial se importuna, es importante verificar si las marcas que se emplean como palabra clave aparecen o no en el texto del anuncio. En el caso analizado, dicho texto no las mencionaba en absoluto, circunstancia que se tuvo en especial consideración para negar el supuesto ilícito marcario.
Además de lo anterior (mención en el texto del anuncio) la Sentencia se refiere también a la ausencia de cualquier referencia a las marcas de la actora en el nombre de dominio de la demandada y en su página web. No obstante, entendemos que ambos ámbitos no serían relevantes en este caso ya que, tal y como afirma el TJUE, el riesgo de confusión debe determinarse analizando el literal del anuncio patrocinado y no si las marcas anteriores se usan en algún otro lugar.
4.-A la hora de determinar el ius prohibendi del titular hay que tener en cuenta la posible configuración visual de la marca registrada
Las marcas de la Unión Europea MASALTOS, número 8729881 y 8729907 que sirvieron de base a la acción de infracción interpuesta por MAHERLO son mixtas, y por lo tanto su capacidad de exclusión deriva de la combinación de sus componentes denominativos y gráficos.
Siendo así, concluye acertadamente el Tribunal que “al descomponerse dichas marcas, que es lo que sucede cuando se utilizan las palabras como keywords y no el signo completo, la distintividad disminuye”.
Lo anterior tendría relevancia en un caso en el que se considerase que un anuncio patrocinado en concreto pudiera dar lugar a riesgo de confusión, situación en la cual habría que atender a la fuerza de exclusión de las marcas anteriores en su versión denominativa (esto es, dejando de lado los elementos gráficos) para finalmente apreciar si existe o no infracción.
Conclusion
La Sentencia analizada aplica sin mayores consecuencias la doctrina desarrollada por el TJUE, tal y como habían venido haciendo algunas Audiencias Provinciales (Alicante especialmente).
En función de la doctrina desarrollada en este contexto, para evitar el ilícito marcario bastaría con diseñar el texto del anuncio patrocinado de tal manera que se eliminase cualquier tipo de duda sobre el origen empresarial de los productos ofertados. Lo anterior, como hemos visto en los ejemplos mencionados, es relativamente fácil.
Así las cosas, parece que la vía marcaria puede no ser del todo efectiva para luchar contra este tipo de usos de signos ajenos en internet. Siendo conscientes de lo anterior, los titulares y sus asesores, deberían plantearse hasta qué punto merece la pena accionar por la citada vía o en su defecto optar directamente por la competencia desleal.
En este sentido nos parece especialmente interesante le estrategia utilizada en el procedimiento que concluyó con la Sentencia núm. 67/2014 de 3 abril de la Audiencia Provincial de Alicante (JUR 2014\155861).
En el ámbito marcario, y a pesar de que los derechos anteriores que sirvieron de base a la acción planteada eran notorios, la demandante limitó sus alegaciones a la existencia de riesgo de confusión (siendo la acción desestimada en vista de la redacción del texto del anuncio), y empleó la mencionada notoriedad, exclusivamente en relación con el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, donde la acción en este caso sí que fue estimada por la Audiencia.